时间:2023-03-22
发布时间:2023-03-22
引言
这篇三部分的文章《反对还是不反对》概述了商标异议程序,它们在保护商标权方面的作用,决定是否反对的实际考虑因素,以及防止注册可能对商标所有人权利造成损害的商标的替代方案。
在第一部分中,我们讨论了美国商标异议程序。 在第二部分中,我们将提出实际考虑因素,并建议在决定是否反对时,如何:a) 评估是否反对,以及 b) 在决定反对后,如何提高成功反对的机会。
在第三部分中,我们将讨论其他成本效益高的策略,防止那些可能对商标所有人独占使用其商标的权利造成损害的商标注册。
第二部分:反对还是不反对
协助决定是否反对美国商标申请的实际考虑因素
A) 概述:
由于商标异议程序可能涉及大量成本和努力,因此是否反对商标申请的决定不应草率做出,在做出决定之前,需要充分考虑一些重要因素,除了考虑当事人商标的相似性或差异性以及商品和服务之间的关系重叠外,还需要考虑以下内容:
a) 反对某一商标申请的利弊;以及
b) 评估反对申请后可能出现的风险或意外后果。
B) 做出决定时的实际考虑因素:
商标所有人商标的重要性
考虑作为反对基础的商标对潜在反对方的商业是否具有足够的重要性,从而决定是否值得反对。如果该商标只是一个并不具备商业重大意义的商标组合中的一部分,可能反对该商标申请的价值不大。相反,如果该商标对商业非常重要并具有显著的商誉,那么这些因素有利于启动异议程序。
申请人商标注册是否可能造成损害
潜在反对方应考虑申请人商标的注册是否会实际损害其利益,记住,除非潜在反对方提起侵权诉讼并获得法院的禁令,要求申请人停止使用该商标,否则申请人仍然可以继续使用其商标。
一个关键因素是,申请人的商品或服务是否与商标所有人的商品或服务重叠,或是否具有足够的相关性,以致可能会引发混淆,导致消费者无法区分商品和服务的来源。通常,商标所有人会在申请人的商标与自己的商标相似时提出异议,但双方的商品和服务是不同的,且没有法律上的关联。在这种情况下,反对方为胜诉所需的举证负担大大增加。因此,潜在的反对方应当理解,仅仅因为申请人的商标与其商标相似,并不意味着其一定能够在异议程序中获胜,尤其是当商品或服务不具有密切相关性时。例如,如果已注册的服务商标“DELTA AIRLINES”用于“航空运输服务”,是否允许注册“DELTA”用于“管道配件”会对“DELTA AIRLINES”的商标造成损害?
此外,潜在反对方应考虑双方商标是否在市场上已和平共存,未引发混淆。在美国,商标权通过使用而获得,两个商标可能在商标申请允许提出异议之前已经和平共存,尤其是考虑到当前美国专利商标局(USPTO)审查的延误。如果这两个商标在市场上已经共存了相当长的时间,而没有出现来源混淆的实例,潜在反对方应当考虑是否有足够的损害来支持反对。必须充分考虑这一点,因为经验丰富的申请人无疑会在其申请辩护中提出类似的论点。
时间与成本
典型的商标异议程序从启动到最终决定可能需要两年或更长时间。一些争议激烈且复杂的异议程序可能持续更久。因此,在决定是否反对申请之前,必须明确了解异议程序所涉及的时间和费用。由于异议程序具有与美国联邦法院商标侵权诉讼类似的许多规则和程序,因此,在某些情况下,时间和费用可能与美国联邦法院商标侵权诉讼相当。
战略考虑因素
A. 尽管通过审判和最终裁决完成反对程序可能涉及高成本和大量工作,但潜在反对方不必因此而放弃反对。原因是:
a)大多数案件在程序过程中会达成和解;b)许多申请人在收到反对通知后未做回应,导致商标审判和上诉委员会(TTAB)作出缺席判决,支持反对方并拒绝该申请。
B. 反对方可以在提交反对后选择撤回反对。如果撤回发生在申请人未提交答辩的情况下,则该异议视为撤回且不影响反对方的权利,这意味着反对方不被排除在以后寻求取消该申请所获得的注册的权利之外。如果反对方在申请人已提交答辩后撤回异议,则异议将被带有偏见地驳回,这意味着反对方不能再对该申请所获得的注册进行反对,也不能对同一申请人提交的相同商标和/或商品和服务的其他申请提出异议。
因此,如果商标所有人对案件有充分的立场,并且认为自己会受到损害,提交异议可能会通过与申请人达成友好和解或申请人未回应反对通知而迅速解决冲突。
C. 提交反对的另一个战略优势是表明商标所有人在采取保护其商标的行动方面是认真且积极的,这可以对其他第三方产生威慑作用,防止他们使用与反对方商标混淆相似的商标并寻求注册。
D. 提交异议对于未来涉及被反对商标的诉讼可能会有所帮助。
潜在反对方提交异议前的尽职调查
在做出是否反对的最终决定之前,并确保提交异议不会导致意外的负面后果,潜在反对方应当:
A. 调查申请人,了解商标是否在使用中,以及申请人的商品和服务的市场性质;
B. 确保构成反对依据的商标注册或申请不会因申请人的反诉而受到攻击:
i. 优先权:在美国,商标权是通过实际使用获得的。如果申请人实际使用该商标的日期早于潜在反对方的使用(或构造性使用)日期,则无论申请人申请的日期如何,反对方的注册或申请可能会受到攻击。
ii. 放弃:反对方是否在所有申请的商品和服务上使用了该商标(在美国)?如果没有,反对方的注册可能会因放弃某些商品或服务的权利而受到攻击。
iii. 没有诚意使用:如果反对方的申请并未基于在美国的实际使用,反对方必须确保对所申请或注册的商品和服务具有诚意的使用意图,否则该申请/注册可能会因放弃某些商品和/或服务而受到攻击。
iv. 反对方必须确保其自身的注册或申请不会因欺诈手段而遭到攻击。申请人会提出任何可能的论点来为其申请辩护,包括反对方的注册可能是通过欺诈手段获得的。因此,必须审查反对方的注册历史,包括在申请过程中的声明或记录,以确保其准确性和完整性。
C. 审查待反对申请的档案,了解申请人在申请过程中是否作出了有利于异议的承认,以及是否存在“裸转让”(没有适当登记的商标转让);
D. 进行互联网或市场调查,了解申请人的商标如何使用;
E. 确定申请人是否是美国公司、美国公民或外国公司或公民。这一因素对于判断申请人是否倾向于捍卫其申请或默认可能非常重要;
F. 确定申请人选择了谁作为其律师。
i. 律师是否具有商标法专业知识?
ii. 律师的声誉如何,是否具有进攻性?
G. 商标申请是否由当事人自行提交?
H. 进行联邦商标注册册的稀释搜索,查看潜在反对方或申请人的商标是否被稀释;
I. 调查是否有第三方要求延长反对时间或已针对该申请提交异议;
J. 调查是否有针对申请人其他注册和申请的异议或取消程序,以及申请人是否为这些程序辩护;
K. 查阅是否有与相同商标相关的TTAB判决或判断潜在反对方与申请人商品和服务是否相似的判决;
L. 调查潜在反对方与申请人在
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