简介

在新加坡，反对商标注册的理由之一是反对商标的使用可能会因为任何法律规则（尤其是保护未注册商标或其他在商业过程中使用的标志的“假冒法”）而被禁止（《新加坡商标法》第8(7)(a)条）(以下简称“第8(7)(a)条理由”)。要成功证明假冒侵权，需要确立善意、虚假陈述和善意损害这三个要素。

在假冒侵权的主张中，众所周知的法律是，虚假陈述要素需要证明某方的商品/服务会被认为与另一方的业务相同或有关联，从而引起混淆，是否发生虚假陈述应根据所有情况来确定。这包括考虑双方商品在包装和设计上的相似性，例如在Singsung Pte Ltd诉LG 26 Electronics Pte Ltd（以L S Electrical Trading的名义经营）[2016] 4 SLR 86 (“Singsung”)一案中。

然而，似乎不清楚在第8(7)(a)条理由下，在商标异议中确立虚假陈述要素时，可以考虑到哪些与商标相似性或商品/服务相似性无关的情况。

Tiki裁决

在新加坡知识产权局（IPOS）关于Bytedance Ltd诉Dol Technology Pte Ltd [2024] SGIPOS 5 (“Tiki裁决”)的决定中，反对方Bytedance Ltd是一家运营TikTok等内容平台的互联网科技控股公司。申请方Dol Technology Pte Ltd是一家提供互联网协议语音服务并为互动数字媒体（如TIKI应用程序）开发软件的公司，TIKI应用程序是一个视频共享平台。

在此次异议中，Bytedance依赖其先前注册的商标：“TikTok”、“and”和“to oppose the”反对Dol Technology名下的“”商标（统称为“申请商标”）。

Bytedance所依赖的异议理由之一是第8(7)(a)条理由。在此理由下，Bytedance试图依赖以下周边情况来确立虚假陈述要素（统称为“周边情况”）（见[138]）：

i. Bytedance声称，Dol Technology的关联公司Joyy Inc（中国公司）拥有短视频分享平台Likee等社交媒体平台，该平台类似于Bytedance的TikTok平台。Bytedance和Joyy Inc在视频分享平台领域是竞争对手，尤其是在印度市场，他们曾在印度这一TikTok平台最大的国际市场中展开竞争。

ii. 2020年6月29日，中印边境冲突后，印度政府禁用了59个中国制造的应用程序，包括TikTok和Likee应用程序。不久之后，Dol Technology于2021年2月在印度推出了TIKI应用程序。

iii. Bytedance声称，申请商标在使用时表现为黄色，采用了Bytedance的新闻聚合平台TopBuzz、视频流平台BuzzVideo和TikTok平台的设计元素。

iv. Bytedance声称，申请商标的设计意图是为了制造Dol Technology与Bytedance存在经济关联的印象，以利用TikTok平台的声誉并吸引印度TikTok应用程序的前用户到Dol Technology的新平台上。

Bytedance辩称（见[139]）：

i. 可以依赖周边情况来评估是否发生虚假陈述，这需要考虑所有周边情况。

ii. 引用上诉法院在Singsung和Hai Tong Co (Pte) Ltd诉Ventree Singapore Pte Ltd [2013] 2 SLR 941 (“Hai Tong”)的判决，Bytedance辩称，评估并不限于源自冲突商标和商品/服务之间相似性的因素。

注册官不接受Bytedance的论点，并指出Singsung和Hai Tong的判决可与本案区分开来，因为它们涉及的是商标侵权和假冒行为，而不是商标异议（见[140]）。此外，Singsung和Hai Tong的判决似乎并不支持在基于第8(7)(a)条理由的商标异议中可以考虑任何和所有情况的主张（见[140]）。

尽管如此，注册官认为他没有必要决定在第8(7)(a)条理由下的异议中可以考虑哪些情况，因为这个问题“很重要，最好留待在一个合适的案件中，在双方对这个问题进行了充分辩论的情况下再予以考虑”（见[141]）。

评论

首先要注意的是，在Tiki裁决中，注册官认为在第8(7)(a)条理由下的异议中不能考虑所有情况，这与IPOS之前的商标异议决定中的立场是一致的，这些决定也涉及与第8(7)(a)条理由无关的冲突商标和商品/服务相似性因素。

例如，在Outschool Inc诉ALLSCHOOLS PTE LTD [2023] SGIPOS 12案中，试图在第8(7)(a)条理由下确立虚假陈述要素，反对方声称申请方抄袭了反对方的“贸易外观和内容”，以及申请方网站/平台的其他元素，这些相似性引起了双方之间的混淆（见[54]）。注册官未考虑此类证据，因为她认为这超出了第8(7)(a)条的范围（见[55]）。

在Apple Inc.诉Xiaomi Singapore Pte Ltd [2017] SGIPOS 10案中，试图在第8(7)(a)条理由下确立虚假陈述要素，反对方声称双方平板设备的尺寸、产品设计和用户界面的相似性指向了误导的可能性（见[109]）。注册官不同意反对方的意见，理由如下（见[110]至[111]）：

i. 第8(7)(a)条的措辞本身要求导致欺骗和混淆的虚假陈述必须源自被反对的商标的使用，而不是与商标本身无关的事项，如商品的外观或商品的营销方式。

ii. 这与实际的假冒行为不同，实际的假冒行为中，商标本身之外的因素可能是相关的。

iii. 引用高等法院在Rovio Entertainment Ltd诉Kimanis Food Industries Sdn Bhd [2015] 5 SLR 618案中的判决，注册官强调，在评估基于第8(7)(a)条理由的商标异议时，法院考虑的是申请商标在申请注册的商品或服务上的正常和公平使用是否会导致假冒。

在上述3个IPOS商标异议决定中，注册官似乎都采取了这样的立场：在第8(7)(a)条理由下的商标异议中，不能考虑所有情况。不能考虑的情况可能包括双方网站和平台元素的相似性，以及双方商品的外观。尚待观察的是，在未来IPOS的商标异议决定中，注册官是否会持不同的看法，或者如果这样的IPOS决定上诉，高等法院听取上诉时是否会采取不同的看法。

迄今为止，新加坡高等法院还没有对基于第8(7)(a)条理由的商标异议中评估虚假陈述要素的情况范围进行指导或划定因素。如果涉及第8(7)(a)条理由的IPOS商标异议决定上诉，法院提供更多指导意见将有助于澄清哪些因素可以在实际的假冒行动中考虑（这是为了保护商家的整体吸引力，而商标异议基于第8(7)(a)条理由（也关注商家的商誉，但更侧重于商家对其商标、品牌或标识的独占使用权）。除了澄清这些相似但不完全相同的行为范围外，这也有助于减少一方在商标异议中基于第8(7)(a)条理由通过注册局作为追求假冒行为诉讼的后门途径的可能性。

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