时尚品牌在设计师离职后能否继续将其设计师姓名用作商标？在PMJC案（C - 168/24）中，欧盟法院（“CJEU”）明确了在何种情况下使用设计师姓氏会构成误导，以及在何种情况下不会。

背景

时尚公司JEAN - CHARLES DE CASTELBAJAC, S.A.拥有“JC de CASTELBAJAC”这一标识的多项商标，其中包括法国商标第023201616号，用于“男女童服装”等商品。该公司以其所有者让 - 查尔斯·德·卡斯泰巴雅克（Mr. Jean - Charles de Castelbajac）的名字命名，该设计师也负责设计相关商品。

由于JEAN - CHARLES DE CASTELBAJAC, S.A.进入破产程序，其商标于2011/2012年转让给了PMJC SAS（“PMJC”）。让 - 查尔斯·德·卡斯泰巴雅克先生同意为PMJC工作至2015年12月31日。

2018年，PMJC以侵犯其已获得的“JC de CASTELBAJAC”商标权为由对卡斯泰巴雅克先生提起诉讼。卡斯泰巴雅克先生提出反诉，要求撤销“JC de CASTELBAJAC”商标，理由是从2017年底至2019年初，PMJC以误导性方式使用这些商标。卡斯泰巴雅克先生认为，PMJC在用于服装的商标中使用了卡斯泰巴雅克先生拥有版权的设计，从而给人造成他仍参与商品设计的印象。PMJC曾两次被认定侵犯其版权。

巴黎上诉法院根据《法国知识产权法典》（Code de la Propriété Intellectuelle）第L. 714 - 6(b)条（该条款将欧盟《商标指令》（Directive (EU) 2015/2436，“TMD”）第20(b)条纳入法国法律）撤销了PMJC的商标，理由是商标具有误导性。根据后者规定：

商标在注册后，若出现以下情况，应可被撤销：
由于商标所有人或经其同意，针对该商标注册的商品或服务进行使用，可能导致公众产生误解，尤其是关于这些商品或服务的性质、质量或地理来源方面的误解。
PMJC向法国最高法院（Court de Cassation）提起上诉，法国最高法院请求欧盟法院（“CJEU”）提供指导意见，以确定巴黎上诉法院的判决是否符合《商标指令》第20(b)条：
……是否应将《商标指令》第20(b)条解释为，当以不再实际存在设计师参与带有该商标商品设计这一情况使用该商标时，禁止以该设计师姓氏构成的商标因上述使用方式而被撤销？
总检察长埃米利乌（Emiliou）认为，在某些情况下，此类行为确实可能违反《商标指令》第20(b)条（相关内容见IPKat）。

欧盟法院的判决

欧盟法院在很大程度上同意总检察长的观点。

1. 时际问题

首先，对于本案应根据《商标指令》第20(b)条还是旧的2008年《商标指令》（Trade Mark Directive 2008/95，“TMD 2008”）第12(2)(b)条进行裁决存在争议。这两条规定的英文措辞相同，但法文版本不同。法官们认为，两个版本含义相同，且几乎所有其他语言版本均未改变。法院认为立法者无意改变旧的《商标指令2008》第12(2)(b)条的条件。因此，法官们未决定适用哪一条规定。

2. 实质内容

在回应参考法院的问题时，法官们首先陈述了一个显而易见的事实：
《商标指令》第20(b)条中使用的“尤其是”一词表明，可能导致欺骗的商品或服务特征并非详尽无遗。因此，可以想象，以设计师姓名构成的商标可能因存在欺骗风险，即关于设计师参与商品创作的风险而被撤销。
此外，产品的创意来源可能构成产品的一种特征，引发相关公众的某些期望。因此，该来源属于可能“误导”公众的方面之一。
然而，正如在Emanuel案判决（C - 259/04，相关内容见IPKat）中所持观点，仅以设计师姓名构成的商标被与该设计师不再有联系的企业使用这一事实本身，并不足以成为撤销该商标的理由。具有合理知识水平、合理观察力和谨慎程度的普通消费者明白，并非所有带有与设计师姓名对应的商标的商品都必然由该设计师创作。
《商标指令》第20(b)条反而预设了实际欺骗或存在足够严重的欺骗风险这两种情况。因此，必须存在额外情况表明公众在带有设计师姓名的商品的创意来源方面受到欺骗或可能受到欺骗。
使用侵犯设计师版权、来自其特定创意世界的装饰元素，可能构成相关情况，因为这增加了公众在设计师参与商品创作方面受到欺骗的风险。
根据法院的观点，这种解释与以下方面一致：
a. 《商标指令》第20(b)条所依据的消费者保护目标。消费者必须能够在竞争商品或服务之间做出明智选择。
b. 欧盟商标法追求的维护无扭曲竞争的一般目标。这一目标不允许商标成为获取客户的不公平工具。
基于这些原因，法官们对所提问题作出如下回答：
……应将《商标指令》第20(b)条解释为，在考虑所有相关情况后，若商标所有人或经其同意以如下方式使用以时尚设计师姓氏构成的商标，导致具有合理知识水平、合理观察力和谨慎程度的普通消费者错误地认为该设计师参与了带有该商标商品的设计，则不排除该商标被撤销的可能性。

评论

这一判决并不令人意外。Emanuel案的判决为此奠定了基础。基本规则是，即使设计师离开公司，仍允许使用其姓名。这种做法也保护了品牌传承——这一利益可能与设计师的利益一致，否则设计师的姓名在其退休或离职时将面临失去商标保护的风险。
使用设计师的创意作品可能构成欺骗因素，这一点也不出人意料。更有趣的问题是：相关公众受到欺骗（或存在严重欺骗风险）需要达到何种程度？两次版权侵权行为（我们对其严重程度一无所知）是否足够？是否需要整个相关公众都受到（有受到）欺骗，还是像其他条款那样，只需相当一部分公众即可？

来源：https://ipkitten.blogspot.com/2025/12/when - does - designers - name - become.html

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