时尚品牌在设计师离职后，能否继续将设计师姓名用作商标？在 PMJC 案（C-168/24）中，欧盟法院（CJEU）明确了在何种情况下使用设计师姓氏会具有误导性，以及在何种情况下不会。

背景

时尚公司 JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC, S.A. 拥有“JC de CASTELBAJAC”这一标志的多项商标，其中包括法国商标第 023201616 号，涵盖“男女及儿童服装”等类别。该公司以其所有者让 - 夏尔·德·卡斯泰尔巴雅克（Mr. Jean-Charles de Castelbajac）的名字命名，他也负责设计相关商品。

由于 JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC, S.A. 陷入破产程序，其商标于 2011/2012 年转让给了 PMJC SAS（以下简称“PMJC”）。让 - 夏尔·德·卡斯泰尔巴雅克先生同意为 PMJC 工作至 2015 年 12 月 31 日。

2018 年，PMJC 以侵犯其已获得的“JC de CASTELBAJAC”商标权为由，对卡斯泰尔巴雅克先生提起诉讼。卡斯泰尔巴雅克先生提出反诉，要求撤销“JC de CASTELBAJAC”商标，理由是从 2017 年底至 2019 年初，PMJC 以具有误导性的方式使用这些商标。卡斯泰尔巴雅克先生认为，PMJC 在服装上使用这些商标，而服装采用了卡斯泰尔巴雅克先生拥有版权的设计，这给公众造成了他仍参与商品设计的印象。PMJC 曾两次被认定侵犯其版权。

巴黎上诉法院根据《法国知识产权法典》（Code de la Propriété Intellectuelle）第 L. 714 - 6(b)条（该条款将欧盟《商标指令》（Directive (EU) 2015/2436，以下简称“TMD”）第 20(b)条纳入法国法律），以商标具有误导性为由撤销了 PMJC 的商标。根据后者规定：
商标自注册之日起，若出现以下情况，应可被撤销：
由于商标所有人或经其同意，在与注册商标所指定的商品或服务相关的使用过程中，该商标有可能误导公众，特别是关于这些商品或服务的性质、质量或地理来源。

PMJC 向法国最高法院（Court de Cassation）提起上诉，法国最高法院请求欧盟法院（CJEU）提供指导，以确定巴黎上诉法院的裁决是否符合《商标指令》第 20(b)条：
……《商标指令》第 20(b)条……是否应解释为，当商标由设计师姓氏构成，且在商标转让后，商标所有人以使公众实际上相信该设计师仍参与带有该商标商品设计的方式使用该商标，而实际上该设计师已不再参与时，禁止以该理由撤销该商标？

总检察长埃米利乌（Emiliou）认为，在某些情况下，这种行为确实可能违反《商标指令》第 20(b)条（详见 IPKat 相关报道）。

欧盟法院的裁决

欧盟法院在很大程度上认同总检察长的观点。

1. 时际问题

首先，对于本案应根据《商标指令》第 20(b)条还是旧的 2008 年《商标指令》（Trade Mark Directive 2008/95，以下简称“TMD 2008”）第 12(2)(b)条进行裁决存在争议。这两条规定的英文措辞相同，但法语版本不同。法官们认为，两个版本含义相同，且几乎所有其他语言版本都未改变。法院认为立法者没有改变旧《商标指令 2008》第 12(2)(b)条条件的意图。因此，法官们未决定适用哪一条规定。

2. 实质内容

在回应提呈法院的问题时，法官们首先指出一个显而易见的事实：
《商标指令》第 20(b)条中使用的“特别是”一词表明，可能导致误导的商品或服务特征并非详尽无遗。因此，以设计师姓名构成的商标有可能因存在关于该设计师是否参与商品创作的误导风险而被撤销。

此外，产品的创意来源可能构成产品的一种特征，引发相关公众的某些期望。因此，该来源属于可能“误导”公众的方面之一。

然而，正如在 Emanuel 案（C-259/04，详见 IPKat 相关报道）中所判决的那样，仅因由设计师姓名构成的商标被与该设计师不再有联系的企业使用，本身并不足以成为撤销该商标的理由。具有合理知识、合理观察力和谨慎程度的普通消费者明白，并非所有带有与设计师姓名对应的商标的商品都必然由该设计师创作。

《商标指令》第 20(b)条反而预设了实际误导或存在足够严重的误导风险。因此，必须存在额外情况表明公众在带有设计师姓名的商品的创意来源方面受到误导或有可能受到误导。

使用侵犯设计师版权的、来自该设计师特定创意世界的装饰元素，可能构成相关情况，因为这会增加公众在设计师是否参与商品创作方面受到误导的风险。

根据法院的观点，这种解释与以下方面一致：
a. 《商标指令》第 20(b)条所基于的消费者保护目标。消费者必须能够在竞争商品或服务之间做出明智选择。
b. 欧盟商标法追求的维护公平竞争的总体目标。这一目标不允许商标成为获取客户的不公平工具。

基于这些原因，法官们对提呈问题作出如下答复：
……《商标指令》第 20(b)条……必须解释为，在考虑所有相关情况后，若商标所有人或经其同意以使具有合理知识、合理观察力和谨慎程度的普通消费者错误地相信，带有该商标的商品是由该设计师参与设计的方式使用该商标，则不排除以该理由撤销由时尚设计师姓氏构成的商标。

评论

这一裁决并不令人意外。Emanuel 案的裁决奠定了基础。基本规则是，即使设计师离开公司，仍允许使用其姓名。这种做法也保护了品牌传承——这一利益可能与设计师的利益一致，否则设计师的姓名在其退休或离职时可能面临失去商标保护的风险。

设计师的创意作品被使用可能成为导致误导的一个因素，这也在意料之中。更有趣的问题是：相关公众受到误导（或存在严重误导风险）需要达到何种程度？两次版权侵权行为（我们对其严重程度一无所知）是否足够？是否必须使整个相关公众受到（有受到）误导，还是像其他条款那样，只需使相当一部分公众受到（有受到）误导即可？

来源：https://ipkitten.blogspot.com/2025/12/when-does-designers-name-become.html

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