在澳大利亚联邦法院近期的一项中间裁决中，法院考虑了一个新问题，即对于不产生产品（如诊断方法）的流程权利要求，其侵权判定是否要求所有必要要素均需在专利司法管辖区内全部实施。

借鉴英国此前对同一问题的相关判例，在Scidera公司诉澳大利亚肉类与畜牧业有限公司（第二起）[2025] FCA 1236案中，罗夫法官（Rofe J）实质上给出的答案是“情况复杂”，该问题将在后续庭审中进一步探讨。与此同时，该裁决表明，英国判例产生的“实质上”侵权判定方法可能为澳大利亚法院所接受，且与《1990年专利法》（联邦）（以下简称《专利法》）的立法目的相契合。

背景

相关权利要求涉及：“一种从牛受试者的核酸样本中鉴定牛受试者性状的方法，包括在核酸样本中鉴定至少三个单核苷酸多态性（SNP）的出现情况……”。该方法可鉴定对牛肉产业有利的牛性状（如大理石花纹、嫩度和质量等级）。

专利权人Scidera公司指控Zoetis澳大利亚公司侵犯了其诊断方法权利要求，具体行为是：Zoetis澳大利亚公司从澳大利亚的牛身上采集生物样本，并将其送往美国的Zoetis公司进行SNP检测，检测结果再传回澳大利亚进行解读。Zoetis澳大利亚公司则辩称，由于SNP检测是在澳大利亚境外进行的，因此不存在侵权行为，因为该权利要求所称方法的所有必要步骤都必须发生在专利司法管辖区内。

权利要求解释

尽管在针对同一专利的早期审判（澳大利亚肉类与畜牧业有限公司诉嘉吉公司（第二起）[2019] FCA 33）中，权利要求解释问题似乎已尘埃落定，但在Scidera案中，该问题又被重新提起。Zoetis公司认为，权利要求中的“在核酸样本中鉴定至少三个单[SNP]的出现情况”这一要素要求进行实际的SNP检测物理操作，并且“用于鉴定性状”这一方法特征设定了目的限制，因此，鉴定相关性状并非该权利要求的必要特征，所以，该权利要求所称方法完全是在澳大利亚境外实施的。

罗夫法官暂时驳回了这一解释，更倾向于采纳Scidera公司提出的解释，该解释与嘉吉案中已确定的解释一致：“权利要求1主张的是一种鉴定性状的方法，即除了鉴定至少三个SNP外，还包括鉴定或推断感兴趣性状的步骤”。特别是，法院批评Zoetis澳大利亚公司的解释不当拆分了权利要求要素。

“实质上”侵权判定方法

Scidera公司借鉴英国判例（Illumina公司诉Premaitha健康公司[2017] EWHC 2930（专利）案和Menashe商业贸易公司诉威廉希尔组织有限公司[2003] 1 All ER 279案）提出，即使某一必要方法步骤在专利司法管辖区外实施，仍可能构成侵权，进而主张采用“实质上”侵权判定方法。相反，Zoetis澳大利亚公司则以该判定方法未写入《专利法》为由进行反驳，并称该发明的实质部分是在美国完成的。

虽然罗夫法官未就“实质上”侵权判定方法在澳大利亚法律下的适用性作出任何最终裁决，但她提出，2020年引入《专利法》的目标条款可能有利于该判定方法的适用。罗夫法官还将本案与联邦法院在Ariosa诊断公司诉Sequenom公司[2021] FCAFC 101案中的裁定结果进行了对比，该裁定确认了诊断方法权利要求在澳大利亚具有可专利性，但在该案中，由于权利要求的所有必要要素均在澳大利亚境外实施，因此不构成侵权。

后续走向

鉴于该法律问题十分复杂，罗夫法官认为不宜直接驳回Scidera公司的侵权指控，该事项将在正式庭审中予以处理。不过，该中间裁决预示着后续将展开一些有趣的讨论，并为澳大利亚采用“实质上”侵权判定方法留下了可能性。敬请关注后续更新！

来源：https://ipkitten.blogspot.com/2025/11/can-infringement-be-avoided-by.html

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