法律背景：从G 1/92到G 1/23关于可实施性的转变

欧洲专利局扩大上诉委员会（EBA）近期在G 1/23案中的裁决，重新审视了此前在G 1/92案中考虑过的一个问题，该问题涉及在评估新颖性和创造性时，何为现有技术。根据《欧洲专利公约》（EPC）第54条第2款：“现有技术应被认为包括在欧洲专利申请的申请日之前，通过书面描述、口头描述、使用或任何其他方式向公众公开的所有内容。”

因此，尽管《欧洲专利公约》第54条第2款广泛地将所有公开披露内容都视为现有技术，但EBA在G 1/92案中引入了一个关于“可获取性”的关键可实施性要求。具体而言，在G 1/92案中，EBA认为，如果本领域技术人员无需过度负担就无法复制市场上的产品，那么该产品在法律上并非根据《欧洲专利公约》第54条第2款“可获取的”。换句话说，产品无法复制意味着该产品本身不能被视为现有技术。

G 1/92案确立的这种奇特法律拟制，即产品虽可被购买或以其他方式向公众提供，但在专利性评估中却在法律上被忽视，理解起来需要一定的思维转换。G 1/23案有效地摒弃了这一奇怪立场。在G 1/23案中，EBA认为，不能仅仅因为不可复制性就将商业产品排除在现有技术之外。正如G 1/23案的裁判摘要所确认的：

“在欧洲专利申请的申请日之前投放市场的产品，不能仅仅因为本领域技术人员在该日期之前无法分析和复制其成分或内部结构，就被排除在《欧洲专利公约》第54条第2款意义上的现有技术之外。”

T 1044/23案摘要：聚乙烯组合物与先前使用

现在，我们有了第一个适用G 1/23案裁决的上诉委员会案例。T 1044/23案（EP 3161066 B1）所涉专利涉及一种适用于注塑成型的聚乙烯组合物。上诉的主要问题是，某些商业树脂的先前销售，特别是以DMDA - 8904 NT 7和DMDA - 8907 NT 7名义销售的产品，是否构成对所主张发明的现有技术公开或使其显而易见。

该发明旨在解决提供一种具有特定性能平衡的聚乙烯组合物的问题，这些性能包括密度、熔体流动指数以及一个称为“ER值”的特定多分散性指数。在初审时，异议部门援引G 1/92案，驳回了异议，理由是根据《欧洲专利公约》第54条第2款，商业树脂DMDA - 8904和DMDA - 8907并非现有技术，因为其制造方法未被公开（异议部门裁决，第19.5段）。因此，异议部门采用了G 1/23案之前的先前使用处理方式，即如果本领域技术人员无需过度负担就无法复制该产品，那么该产品对公众而言并非“可获取的”。

在上诉中，异议方认为，根据G 1/23案，可复制性要求不再是将商业产品排除在现有技术之外的有效标准。异议方提交了包括发票和分析证书在内的证据，以证明这些树脂在优先权日之前已售出并交付。因此，对于上诉委员会而言，关键问题是，这些“黑匣子”树脂，其精确制造工艺（催化剂和条件）看似属于商业秘密，在G 1/23案之后，能否被用来针对该专利主张新颖性和创造性。

新颖性评估：将G 1/23案适用于不可复制产品

援引G 1/23案的裁判摘要，上诉委员会确认，如今投放市场的产品不能仅仅因为其成分或内部结构无法被分析和复制，就被排除在现有技术之外。因此，上诉委员会得出结论，可复制性要求不再是评估产品是否构成《欧洲专利公约》第54条第2款意义上的现有技术的有效条件（第2.4.3段）。

在确立并确认了G 1/23案下先前使用的新法律检验标准后，上诉委员会转而审查本案事实。上诉委员会确信，异议方提交的文件证明了这些树脂已向公众公开（第2.5.6段）。此外，对于上诉委员会而言，证据表明这些商业树脂的成分完全属于授权权利要求1的范围（第2.6.1段）。因此，上诉委员会得出结论，授权权利要求1的主题相对于这些树脂缺乏新颖性（第2.7段）。

不可复制产品在问题 - 解决方案方法中的地位

T 1044/23案随后进入一项辅助请求阶段，专利权人修改了密度范围，以排除先前技术DMDA树脂的特定密度。这被认为恢复了新颖性，但因缺乏创造性（《欧洲专利公约》第56条）而遭到反对。

专利权人认为，由于制备DMDA树脂的方法未公开且无法复制，因此这些现有技术树脂并非评估创造性的合适起点。专利权人本质上认为，如果不知道产品是如何制造的，就无法合理地以该产品为起点。

然而，上诉委员会并未被这一论点说服。再次援引G 1/23案，上诉委员会指出，EBA已明确表示“根据具体情况，不可复制的产品也可能被视为最接近的现有技术”（第5.1.6段）。因此，上诉委员会得出结论，即使本领域技术人员不知道如何复制这些树脂，这也不足以将它们排除在最接近的现有技术之外。上诉委员会认为，由于这些树脂已商业可用，本领域技术人员可以使用它们或尝试对其进行修改。上诉委员会以G 1/23案中的可口可乐例子作类比，指出无法复制原始配方并不妨碍本领域技术人员尝试改进产品。

至关重要的是，上诉委员会区分了不可复制的商业产品与“有缺陷或推测性的公开内容”，指出前者是“有形的实体产品”（第5.1.9段）。这是一个重要区别，这意味着根据G 1/23案，仍然可以驳回现有技术中缺乏可实施性的推测内容，这在制药行业尤为重要，因为在该行业，提出假设往往容易，但付诸实践却很困难。

因此，上诉委员会得出结论，这些商业树脂可以被选为最接近的现有技术。与G 1/23案背后的案例一样，T 1044/23案的裁决因此确认，“问题 - 解决方案方法”中的“起点”可以是一个你能购买但无法制造的产品。

商业秘密的剩余价值

选择起点只是问题 - 解决方案方法的第一步。接下来仍存在一个问题，即相对于最接近的现有技术，该发明是否显而易见。本案中需解决的问题由上诉委员会表述为提供一种替代性的聚乙烯组合物。问题是，对于本领域技术人员而言，在保持其他参数要求（MIE、MIF和ER值）的同时，修改DMDA树脂以达到所主张的密度范围是否显而易见。

异议方认为，通过改变共聚单体含量来调整密度是本领域的常识，并且一般工艺类型（UNIPOL气相法）也是已知的。他们认为，本领域技术人员可以复制这些树脂或获得类似树脂，然后调整密度。

另一方面，上诉委员会看到了一般工艺知识与复制复杂商业聚合物所需的具体专业知识之间的区别。上诉委员会认同专利权人的观点，即确切工艺很可能是保密的专有技术：“并未表明，仅遵循这些指示并进行常规实验，本领域技术人员就能够复制DMDA树脂或获得具有可比性能的材料”（第5.2.3段）。

因此，上诉委员会得出结论，本领域技术人员能否无需过度负担就实现所主张的组合物“仍属猜测”。因此，未能证明辅助请求中定义的发明是显而易见的。因此，上诉部分驳回（就辅助请求而言），并下令以辅助请求为基础维持专利有效。

最终思考

T 1044/23案的裁决说明了EBA在G 1/23案中关于新颖性和创造性的裁决在实际中的一些界限。对于新颖性评估而言，如果产品存在且与权利要求相符，那么相对于该产品，新颖性即被破坏。本领域技术人员能否复制该产品并不重要。

对于创造性而言，G 1/23案允许使用不可复制的现有技术作为创造性的起点。然而，如果商业秘密阻止本领域技术人员弄清楚如何得出所主张的发明，那么商业秘密可能继续提供相当程度的保护。正如我们在提交至G 1/23案的参考案例中所看到的，重要的问题是本领域技术人员能否得出所主张的发明，而非特定的被引用现有技术产品。如果反对方无法根据受保护的商业秘密解释本领域技术人员将如何修改特定的不可复制产品以得出该发明，那么由于缺乏合理预期成功或修改的可实施性公开内容，创造性质疑可能会失败。T 1044/23案确认，尽管G 1/23案消除了不可复制产品“不存在”的“法律拟制”，但并未消除这样一个现实：你无法修改你不理解的东西。对于知识产权猫而言，G 1/23案是EBA近年来最清晰、最合理的裁决之一。

所有这些都凸显了制定有效且深思熟虑的商业秘密政策的重要性。在产品必然要在早期投放市场的领域，哪些工艺和信息能使本领域技术人员得出新的具有商业重要性的发展成果，以及这些是否可以通过商业秘密加以保护，可能成为有效知识产权战略中极具价值的一环。

来源：https://ipkitten.blogspot.com/2025/11/non-reproducible-prior-art-post-g-123.html

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