背景

20世纪50年代，法拉利曾将“Testa Rossa”品牌用于一款前置发动机赛车。1984年至1996年，法拉利又生产了“Testarossa”车型作为跑车，总共制造了7000多辆。

申请人是某公司董事会成员，该公司已在玩具和模型车行业活跃了约50年。几十年来，申请人一直与汽车制造商存在商标纠纷，尤其是因在模型车上复制汽车制造商的品牌而引发的许可诉求纠纷。

申请人针对法拉利的“Testarossa”商标提出了多项商标未使用撤销申请。双方还就彼此的“Testarossa”和“Testa Rossa”商标提出了异议程序。

2015年，申请人申请注册德国第302013070212号“Testa Rossa”商标，该商标涵盖第7、8、12、18、21和28类中的多种商品。法拉利基于恶意提出了异议和无效申请。德国专利商标局（“GPTO”）因该无效申请而中止了异议程序。

德国专利商标局和德国专利法院驳回了该申请。法拉利提出上诉。

德国最高法院的裁决

法官驳回了法拉利的上诉。

他们依据的是欧洲法院（CJEU）的判例法，根据该判例法，如果有确凿且一致的证据表明商标所有人申请商标并非旨在参与公平竞争，而是意图以违反公平商业惯例的方式损害第三方利益，或者意图在没有针对特定第三方的情况下，为非商标功能所固有的目的获取排他性权利，则该商标申请被视为恶意申请。

法院对该判例法的解释是，商标恶意申请需要存在损害或妨碍第三方利益的意图，但该意图不一定是针对特定第三方。法拉利辩称，不需要有损害或妨碍第三方的意图，因为申请人可能意图将商标用于非商标功能所固有的目的。

法官认为，如果申请商标的意图不是以履行商标功能的方式使用该商标，那么该申请本身就会损害第三方利益，因为商标赋予了绝对权利。它会阻止第三方使用相同或易混淆的相似商标。

法拉利还主张商标所有人并非有意将商标用于所有商品和服务。法院援引欧洲法院的判例法予以反驳，根据该判例法，由于有五年的宽限期，商标申请人在申请时无需具体说明或确切知晓将如何使用该商标。虽然缺乏使用商标的总体意图可能构成恶意，但不能仅凭申请人没有与商品和服务相对应的业务部门这一事实就推定存在恶意。

法官认为，要认定存在恶意，必须证明商标申请主要是为了损害竞争对手的竞争发展，而非促进商标所有人的业务发展。而本案中并未确立这种意图。

法拉利援引欧洲法院的判例法，该判例法规定，证明商标获得显著性和真实使用的举证责任在于商标所有人。法拉利认为，这一规定同样适用于恶意情形，即商标所有人必须说明注册理由。法院不同意这一观点。商标被推定为是善意申请的。要求申请人说明申请理由将违背这一推定。只有当无效申请人提出事实反驳了善意推定时，才可要求申请人证明其善意。

该裁决中最有趣的部分涉及法拉利拥有在先“Testarossa”商标且商标所有人知晓这一事实。法拉利援引了欧盟普通法院的SIMCA案裁决（T - 327/12号案件），在该案中，对于申请人意图从仍在注册但未使用的商标的剩余声誉中获利，且商标申请人未针对在先商标提出基于未使用的撤销申请的情况，认定存在恶意。

德国最高法院认为，仅存在可能构成驳回的相对理由（例如，不公平地利用法拉利在先“Testarossa”商标）不足以认定存在恶意。对于身份相同和存在混淆可能性的情况尤其如此，这些情况并不要求存在例如造成混淆的意图。

法官还对SIMCA案裁决表示不满。他们认为，SIMCA案中的申请人意图获利的剩余声誉不足以构成恶意，因为商标只有在被使用时才享有保护。

法院未深入探讨SIMCA案裁决的细节，因为他们认为恶意的认定需要对事实进行评估，而这属于下级法院的职责范围，原则上不受法院审查。

评论

德国最高法院的这一裁决与SIMCA案裁决难以调和。认为商标只有在被使用时才享有保护的观点是正确的，但混淆了绝对驳回理由和相对驳回理由。法官没有充分考虑“SIMCA”和“TESTAROSSA”商标的剩余声誉，而申请人意图从中获利。

很难相信，一个为相同商品申请相同商标且必定知晓在先商标的商标抢注者，其行为不被认定为恶意。如果商标并非完全相同，但相似程度足以造成混淆，情况亦是如此。商标抢注者真的打算公平竞争吗——真的吗？

来源：https://ipkitten.blogspot.com/2025/11/trade-mark-piracy-does-not-constitute.html

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