澳大利亚的“最佳方法”要求

在澳大利亚，专利申请人在提交完整（非临时）申请时，必须披露其已知的、实施所主张发明的最佳方法。值得注意的是，新西兰也保留了类似的“最佳方法”要求，并且与美国不同，在这两个司法管辖区，“最佳方法”都是异议和撤销专利的理由（尽管新西兰在这方面的判例法发展相对不足）。

自2016年联邦法院全席法庭在“Les Laboratoires Servier 诉 Apotex Pty Ltd [2016] FCAFC 27”案中确认“最佳方法”要求是对充分公开要求的补充以来，对于那些在起草时未考虑这一独特要求的专利而言，“最佳方法”要求已成为一个非常热门且往往能成功撤销专利的理由。

所需公开的程度

在“Servier”案之后，法院一直在探讨满足“最佳方法”要求所需的公开程度。在“BlueScope Steel Limited 诉 Dongkuk Steel Mill Co., Ltd（第二案）[2019] FCA 2117”案中，涉案专利因未披露最佳方法而被撤销，法院在判决第[836]-[837]段给出了一些有益的指导意见：

如果本领域技术人员通过一些常规实验，无需巧妙构思或过度实验就能得出申请人已知的实施发明的最佳方法，则满足“最佳方法”要求。

说明书必须披露实施发明所需的每个基本要素或特征，即使本领域技术人员会知道或能够轻易查明该要素。

本领域技术人员熟知和理解的方法的具体细节，不一定非要披露。然而，如果本领域技术人员需要做出选择（例如，使用何种分析试剂或设备），或者对某个术语的含义存疑，且该选择或不确定性会影响方法的实施，则不满足要求。

如果完整说明书遗漏了最佳方法所需的步骤，即使本领域技术人员能够轻易查明，也不满足“最佳方法”要求。

本质上，满足“最佳方法”要求所需的公开性质和程度取决于发明本身的性质，这要从整个说明书（包括权利要求书）中判断（“Servier”案、“Sandvik Intellectual Property AB 诉 Quarry Mining & Construction Equipment Pty Ltd [2017] FCAFC 138”案、“Zoetis Services LLC 诉 Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc [2024] FCAFC 145”案）。不过，无需在说明书中明确指出哪种方法实际上是“最佳”方法。

分案申请近期的新情况

有趣的是，2018年，联邦法院的一名法官裁定，对于分案申请，应在提交分案申请时评估申请人对最佳方法的了解情况（“Dometic Australia Pty Ltd 诉 Houghton Leisure Products Pty Ltd [2018] FCA 1573”案）。这意味着——与传统观点相反——如果在母案申请提交日期与分案申请提交日期之间，申请人得知了实施发明的更好方法，则必须在提交分案申请时更新内容，纳入该更好方法。

幸运的是，几个月前，另一名联邦法院法官实际上表达了不同意见，称应在有效（最终母案申请）提交日期评估对最佳方法的了解情况（“The NOCO Company 诉 Brown and Watson International Pty Ltd [2025] FCA 887”案）。尽管未来有可能重新审视这一问题，但人们普遍认为，“NOCO”案对法律的解释比“Dometic”案更为务实。

鱼与熊掌不可兼得？应对之策

对于审查请求日期在2013年4月15日或之后的专利申请，若未披露最佳方法，唯一补救方法是（如果可能的话）提交包含最佳方法的分案申请。对于审查请求日期在2013年4月15日之前的专利，或许可以修改专利以纳入最佳方法，但如果法院诉讼程序已经启动，任何无故拖延修改的行为都将严重影响修改申请获得批准。

关键教训仍然是，在澳大利亚或新西兰的专利公开要求方面，鱼与熊掌不可兼得。因此，如果对这两个司法管辖区感兴趣，从一开始就进行战略性起草，纳入最佳方法，仍是防止专利被撤销的最有效保障措施。

来源：https://ipkitten.blogspot.com/2025/11/why-you-still-cant-have-your-cake-and.html

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