在2025年10月23日英格兰及威尔士上诉法院作出的两起案件判决中，两起案件均涉及商标注册簿上商标的呈现问题，上诉法院维持了高等法院不宣告商标所有人商标无效的决定。这一结果对于那些在商标中指定了颜色但未同时指定潘通（Pantone）/十六进制（Hex）代码的商标所有人来说，无疑是一种宽慰。另一起案件“汤姆·布朗（Thom Browne）诉阿迪达斯（adidas）”的相关内容已在本帖中讨论过。

阅读过BABEK案判决且也读过汤姆·布朗案判决的人，在阅读时可能会有似曾相识之感。实际上，大约一半的段落内容相同或几乎相同，即那些阐述商标可注册法律框架的段落。

这些相同段落中的大部分主要涉及：（1）双方在两起案件中的共同立场，即包含书面描述是可选的，所用措辞由申请人决定，且指令89/104/EEC和2008/95/EC中的“图形表示”一词既涵盖图形表示也涵盖书面描述；（2）商标注册的法律框架。

关于（2），这包括2008/95/EC指令第2条和欧盟理事会第40/94号条例第4条规定的三个条件：即商标必须是“一个标志”，它必须能够以清晰、精确、独立、易于获取、易懂、持久且客观的方式（西克曼（Sieckmann）标准）进行图形表示，并且它必须能够将一个企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区分开来。上诉法院将这些条件分别称为第一、第二和第三条件（正如高等法院在“Zynga [2013] EWCA Civ 1175”案中所做的那样），本文也采用这些术语。

一审判决

在一审中（详见知识产权猫相关报道），法官（HHJ哈康（HHJ Hacon））拒绝了被告冰岛食品公司（Iceland Foods）针对原告商标提出的简易判决申请：

该商标在申请中描述为“金色椭圆形，带有凸起的BABEK字样。声称颜色：金色、黑色”。申请人在提交该商标时显然未获得专业协助。

冰岛公司一直在销售带有该商标的产品，显然是获得了第三方的许可。相关侵权诉讼仍在进行中。冰岛公司对该商标的质疑是多方面的，但本质上它声称该商标未满足第一和第二条件。其主要抱怨是，商标的“合理读者”会从对凸起效果的描述中理解该商标是三维的，颜色（“金色、黑色”）的标识不充分/不正确，并且对凸起效果的描述令人困惑。HHJ哈康拒绝了该申请，指责冰岛公司“过于吹毛求疵”。

上诉

冰岛公司提出了六点上诉理由。在阐述这些理由之前，阿诺德法官（Arnold LJ）考虑了“生活方式股权公司（Lifestyle Equities CV）诉亚马逊英国服务有限公司（Amazon UK Services Ltd）[2024] UKSC 8”案的影响，冰岛公司认为该案意味着上诉法院可以重新考虑下级法院的判决，因为对于商标是否符合可注册性的第一和第二条件，只能有一个正确答案。阿诺德法官表示他“倾向于同意”这一观点，但认为无需做出决定。（未来的上诉方可能会从中看到机会。）

第一点上诉理由是，高等法院错误地适用了“区分能力”测试（即只有在需要精确色调才能使商标颜色区分不同经营者时，才需要指定颜色），该测试在“贝勒奶酪公司（Fromageries Bel SA）诉杰西博公司（J Sainsbury Plc）[2019] EWHC 3454 (Ch)”案中被采用。上诉法院同意这是一个错误的测试，不恰当地模糊了第一和第三条件之间的界限。因此，法院认为需要重新考虑该问题。第二点上诉理由依赖于第一点，因此不再成立。

第三和第四点上诉理由是，法院对商标作为“图形商标”的分类、图形表示和书面描述中的一项或多项给予了优先权。冰岛公司认为，高等法院将分类视为“固定的起点”，并给予图形表示优先于书面描述的地位。这些理由被驳回，理由是法官并未给予任何一项优先于另一项的地位。

第五点上诉理由是，法官错误地参考了注册簿上的其他注册商标，即特易购（Tesco）和可口可乐（Coca-Cola）的注册商标，这些商标在宽泛描述颜色时未指定潘通/十六进制代码。阿诺德法官同意这一批评，理由是这些商标并非本案证据（它们在杰西博案中作为证据），并且“注册簿状态”无关且不可采信。本猫对此有些同情法官，因为他似乎并未基于这些商标做出任何认定，而且虽然他未遵循“Zynga”案中采用的三条件表述，但他确实似乎在正确考虑西克曼标准（尽管将其与第一条件混淆了）。然而，这些因素都混杂在他的“区分能力”认定中，这进一步表明需要重新审查该问题。

第六点上诉理由涉及法官对图形表示中颜色的一些评论，冰岛公司称这些评论内部不一致或缺乏理性支持。阿诺德法官以“不过是吹毛求疵”为由驳回了这一点。（读者会注意到，HHJ哈康三次使用了“吹毛求疵”一词的词根。）

重新审查

在同意法官犯了错误后，阿诺德法官认为应由上诉法院重新审查该问题。在重新审查过程中，他得出了与一审相同的结论，即该商标有效。特别是，他赞同商标分类（如文字、图形、三维等）是“有用的起点”但并非决定性因素这一观点。

至关重要的是，阿诺德法官认为图形表示与书面描述并不矛盾。“合理读者”（本猫在诽谤法案例中更熟悉这一术语，但该术语能传达要点）会认为“凸起”一词意味着该商标具有凸起效果。许多商标都易陷入的陷阱，即该商标并非以清晰、精确、独立、易于获取、易懂、持久且客观的方式呈现的单一标志，并未触发。

有趣的是，法院认为合理读者会理解“金色、黑色”这些词是按照实施条例第3(5)条作出的回应（“构成商标的颜色也应以文字说明，并可添加对公认颜色代码的引用”）。合理读者是否应被认为理解实施条例的条款似乎有待商榷，但总体观点，即这些词传达了图形表示中的主要颜色，似乎是合理的。

评论

本案推理背后似乎隐藏的要点正是HHJ哈康在杰西博案中提到的，即如果未指定潘通/十六进制代码就意味着“失败”，那么大量以文字描述颜色的商标将面临被撤销的风险。如果立法者有意设定这样的要求，他们很可能会明确说明（而不是在实施条例第3(5)条中规定用文字说明颜色并可选择添加公认颜色代码的引用）。

因此，似乎只有在未包含特定色调会导致商标违反第一、第二或第三条件的情况下，才需要指定该色调。虽然法院似乎推翻了在杰西博案和一审中使用的“区分能力”测试，但杰西博案中聚焦于西克曼标准（第二条件）的基本推理似乎合理。

本案与汤姆·布朗案的决定之间的差异似乎既在于所使用的描述不够清晰（这些描述更容易被质疑为描述了“多个标志”），也在于它们是位置商标。与形状商标一样，相关法律可能相同，但法庭对商标的处理方式不同。所有商标都是平等的，但有些商标更平等。

来源：https://ipkitten.blogspot.com/2025/11/babek-v-iceland-court-of-appeal.html

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