美国上诉法院即便对最为复杂的专利案件也倾向于以一句话裁定，这一做法长期令诉讼当事人感到不满却无济于事，而美国最高法院也始终拒绝受理对此做法提出异议的申诉。如今，美国专利商标局（USPTO）也借鉴了这一做法，并采取其他措施，降低了专利审判和上诉委员会（PTAB）对专利有效性质疑的吸引力。

10月25日（周五）的两项公告，延续了自今年年初以来美国专利商标局对《美国发明法案》（AIA）的重塑进程。

自周一（10月27日）起，局长约翰·斯奎尔斯（John Squires）将以前所未有的方式对专利审判和上诉委员会的审理程序进行把控，他将“与至少三名PTAB法官协商”后，决定对已授权专利的多方复审（IPR）或授权后复审（PGR）申请是否构成有价值的质疑。

在此之前，斯奎尔斯将独自评估是否应酌情驳回申请，而那些因任何原因未能获得提交至PTAB专家组审理机会的申请人，可能永远都不会得知被驳回的原因。

在给所有PTAB法官的备忘录中，斯奎尔斯表示，除非审理程序涉及“新颖或重要的事实或法律问题”，否则只会发布关于是否提交审理的“简要通知”。

即便在涉及此类问题的情形下，也没有任何保证：相反，备忘录指出，“局长可能会就启动审理发布处理这些问题的裁定”。

这让在美国联邦巡回上诉法院进行诉讼的当事人及其律师陷入了熟悉的境地。

责任推卸

《联邦巡回法院诉讼规则》第36条允许法院在裁定意见不具有先例价值，且满足以下任一条件时进行简易裁决：基础判决无明显错误、支持陪审团裁决的证据充分，或记录支持简易判决、指令判决或根据诉状的判决。

联邦巡回法院经常援引该规则——根据《美国法典》第28编第1295条，该法院负责对所有“依据……任何与专利相关的国会法案产生”的上诉进行审查——以维持美国地区法院或PTAB审理程序的结果，无论这些审理程序多么复杂、耗时，或所涉问题对专利界多么重要。

仅上周，联邦巡回法院就简易维持了智能移动技术公司（Smart Mobile Technologies）、谷歌（Google）、快速脉冲公司（RapidPulse）和手势技术合作伙伴公司（Gesture Technology Partners）的败诉判决。

这些案件均源自PTAB的裁定，而PTAB的裁定在统计上更有可能适用第36条规则。尽管自十年前达到峰值以来，简易裁决的数量有所下降，但由于美国最高法院始终拒绝介入，简易裁决仍是联邦巡回法院工具箱中的一项资源。

今年3月，最高法院驳回了帕克维森公司（ParkerVision）的调卷令申请。2022年，TCL工业控股公司和LG电子公司发起的多方复审导致帕克维森公司的无线通信专利被PTAB取消。

2024年6月，联邦巡回法院依据第36条规则维持了原判。

在驳回帕克维森公司案件的同一天，最高法院拒绝了岛屿知识产权公司（Island Intellectual Property）的申请，该公司请求对联邦巡回法院2024年5月简易维持地区法院一项简易判决的裁定进行审查，该地区法院裁定其利息分配方法根据《美国法典》第35编第101条不具备可专利性。

帕克维森公司和岛屿知识产权公司加入了一长串未能成功挑战联邦巡回法院适用第36条规则的调卷令申请者行列，其中许多申请者哀叹，这一做法使法院错失了澄清专利法中仍存在激烈争议领域不确定性的机会。

他们还表示，这一做法剥夺了当事人的正当程序权利，并允许法院推卸其在根据《美国法典》第35编第144条审查美国专利商标局官方行动时发布“裁定意见”的职责。

相比之下，该规则的支持者则表示，它节省了宝贵的时间和资源，进而使那些希望亲自就上诉理由进行辩论的人能够这样做。

这使得该法院与其姊妹巡回法院区分开来，根据法院书记员的说法，在2023财年，姊妹巡回法院的案件听证率不到三分之一，而联邦巡回法院在同一时期的听证率则达到了71.4%（详见此处）。

可能引发法律挑战

斯奎尔斯的备忘录同样坚称，新程序“将维持PTAB进行多方复审和授权后复审审理的能力”。

时间将证明简要通知的引入是否会对PTAB的工作流程产生显著影响。

然而，鉴于根据AIA发起质疑的高昂成本——仅多方复审的申请费就高达23,750美元，授权后复审（针对最多20项权利要求）的申请费则高达25,000美元——以及质疑者在平行程序中面临的高风险，那些收到斯奎尔斯发布的简要通知而败诉的一方，几乎肯定会提出许多与针对第36条规则所提出的相同的批评意见。

10月25日（周五）的另一项公告，也很可能引发法律挑战，即关于是否启动多方复审或授权后复审的实质性决定，将不再仅由PTAB的三名行政专利法官（APJs）组成的专家组决定。

在以“美国创新机构的公开信”形式发出的函件中，局长详细阐述了他“全面”参与决定哪些多方复审和授权后复审申请值得提交审理的权力。

斯奎尔斯表示，这一举措旨在“促进PTAB审理程序启动考量因素的一致适用”，因为“启动决定会影响案件量、工作量分配和资源调配”，这给人一种“印象”。

尽管斯奎尔斯澄清称，有关PTAB“自行填充案件量”的担忧可能“毫无根据”，但他表示，仅这种“看法”就“损害了公众对本局在多方复审方面裁决职能完整性的信心”。

为支持其观点，斯奎尔斯指出了今年春天由副局长科克·摩根·斯图尔特（Coke Morgan Stewart）引入的将酌情驳回与实质性审查分开的做法。斯奎尔斯称，在所谓的“提交审理信号偏差”中，数据显示，斯图尔特提交至PTAB专家组的申请被启动审理的比率“极高”，一度达到95%。

“国会明确授权局长——而非作为受托人的委员会——作出启动审理的裁定。将这一职能交还给局长，使本局程序与法规的明确语言和意图保持一致，并使此类决定的问责制回归局长，正如AIA框架所规定的那样，”斯奎尔斯说道。

意见征集期开启

备忘录和公开信发布的同一天，美国专利商标局关于限制对专利有效性进行连续质疑的规则制定通知开启了为期30天的意见征集期（详见此处）。

根据该提案，申请人将被要求承诺，如果启动多方复审，他们将不会在“任何其他审理程序”——包括在美国地区法院或美国国际贸易委员会——中对专利的有效性提出质疑，并且对于“权利要求的可专利性或有效性”已在平行论坛“已经”得到“裁决”的专利，PTAB将不再进行审查。

荷兰与哈特律师事务所（Holland & Hart）的莫莉·科西亚尔斯基（Molly Kocialski）上个月刚卸任美国专利商标局落基山地区外展办公室主任，她预测，许多正在考虑或已在实施的其他变更将“从根本上影响美国企业，特别是初创企业和创新界”。

她告诉MLex：“公司现在必须改变在产品推出前进行专利景观分析、现有技术检索和自由实施分析的方法。‘观望’策略——希望审查员能找到现有技术，或希望不会出现许可要求——已不再可行，除非公司计划对抗所有执法行动和/或开展大规模的第三方许可活动。”

尽管斯奎尔斯及其团队的举措受到了一些人的赞扬，认为这对发明者有利，但科西亚尔斯基质疑这些好处是会被众多人还是少数人享有。就此而言，她表示，通过要求当事人在产品生命周期的早期识别并解决专利冲突，原本可能推迟的法律费用现在可能会提前产生——这可能成为初创企业和小型企业进入市场的障碍。

一旦将专利执法的高昂成本纳入考量，权力动态将进一步失衡。科西亚尔斯基表示，这进而会创造“一个有利于资金雄厚实体而非创新型初创企业的不公平竞争环境”。

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