“相关范围”概念在澳大利亚和英国的出现及追溯性充分性不足问题

时间:2025-10-10

来源:The IPKat

作者:Annsley Merelle Ward

类型:专利


涉及国家/地区:澳大利亚,英国

发布时间:2025-10-10

技术领域:{{fyxType}}

英国最高法院在雷杰纳荣制药公司(Regeneron Pharmaceuticals Inc)诉凯玛布有限公司(Kymab Ltd)[2020] UKSC 27案(雷杰纳荣案)中讨论的“相关范围”概念,在伊鲁米那剑桥有限公司(Illumina Cambridge Ltd)诉拉脱维亚MGI科技公司(Latvia MGI Tech SIA)等人案[2021] EWHC 57(专利案)(伊鲁米那案)中得到强化,最近该概念已成为澳大利亚专利法中的一个重要问题。知识产权博客好友克莱尔·格雷格(Claire Gregg,戴维斯科利森凯夫律师事务所)在此报道澳大利亚方面的情况。


有请克莱尔:

“相关范围”概念渗透进澳大利亚专利法

在澳大利亚,关于充分性的法律基于英国法律,要求说明书以足够清晰和完整的方式披露所主张的发明,使本领域技术人员无需过度负担或进一步发明,就能在整个权利要求范围内实施该发明。[i]


2023年,澳大利亚联邦法院全席法庭在Jusand Nominees Pty Ltd诉Rattlejack Innovations Pty Ltd [2023] FCAFC 178案(Jusand案)中认可了英国最高法院在雷杰纳荣案中对充分性评估的做法,雷杰纳荣案首次将“相关范围”概念引入英国法律。本质上,“相关范围”是指权利要求中任何(明示或暗示的)范围,该范围“对产品实现其制造目的的价值或效用有重大影响”[ii]。就此,Jusand案全席法庭指出:[iii]

……范围的关联性应针对所主张的发明进行判断,在适当情况下,还应针对其本质或核心进行判断,而本质或核心被理解为与说明书对技术领域做出的技术贡献和/或其创造性概念相关。

虽然此前联邦法院认可了雷杰纳荣案中的原则,[iv] 但Jusand案全席法庭是首次运用这些原则,认定权利要求中的描述性或功能性特征未得到充分公开(且缺乏支持)。


Jusand案中的发明是一种用于防止钻孔岩体中钻杆故障危险的安全矛头装置,该装置包括锚固件和冲击力减小件,其作用是将向下的重力转化为横向制动力。全席法庭认定,锚固件材料选择这一特征(说明书教导了如何用钢材制造)是一个“相关范围”,并且除了钢材之外,还有其他材料(考虑到被指控的侵权产品,包括塑料)可能用于实施该发明。然而,证据表明,使用钢材以外的材料制造该发明需要过度负担和创造性技能。


自Jusand案以来,试图使一项申请或已授权专利无效的各方,若该申请或专利的权利要求涉及明示或暗示的范围,则越来越多地主张其中包含“相关范围”[v]。


“相关范围”的相关性

“相关范围”对权利要求中某些依赖一般应用原则的范围(包括描述性或功能性特征)提出了特殊问题,对此,布里格斯勋爵在雷杰纳荣案[56]中阐述的八条原则中的两条具有相关性:

(vi) 如果专利权人能够证明,可以依赖一般应用原则,且该原则似乎有合理可能性能够使权利要求范围内的所有产品得以制造,那么他们可以这样做。但如果受到质疑,在审判时证明该所谓的一般原则实际上并不能使权利要求范围内的重要相关部分产品得以制造(以优先权日为准),那么他们将承担风险。

(vii) 也不能通过以某种完全不相关的因素(如老鼠尾巴的长度)来划分产品权利要求范围,从而使得实质上通过充分性测试的权利要求失效。要求在整个权利要求范围内证明可实施性,仅适用于相关范围。广义而言,如果某个范围是以对产品实现其制造目的的价值或效用有重大影响的变量来界定的,那么该范围就是相关的。

雷杰纳荣案判决后不久,比尔斯法官(时任)在伊鲁米那剑桥有限公司诉拉脱维亚MGI科技公司等人案[2021] EWHC 57(专利案)(伊鲁米那案)中进一步考虑了“相关范围”问题,并明确指出:[vi]

一旦正确理解了相关范围的概念,我认为在雷杰纳荣案意义上,大多数专利权利要求中常见的那种普通描述性或功能性语言被视为相关范围的情况将非常罕见。

就此,比尔斯法官在伊鲁米那案中进一步阐述了一系列与“相关范围”相关的原则,其中包括以下第[279]条原则:

(iv) 一个在雷杰纳荣案意义上不相关的范围示例,将是权利要求中的描述性特征(无论是结构性的还是功能性的),它可以涵盖多种事物,但这些事物的多样性对所主张的产品或工艺实现其相关目的的价值或效用没有重大影响。相关目的应根据所有情况来判断,首先从权利要求本身的条款出发,但在适当情况下,也应参考发明的本质或核心。

(v) 对于以这种其他意义构成范围的权利要求特征,本领域技术人员仍必须能够在没有过度负担的情况下做出合适的选择,以便权利要求得到充分公开。然而,只要在相关日期能够做到这一点,此类权利要求特征就不会仅仅因为其范围也可能涵盖在相关日期尚未发明的事物而不够充分。


虽然伊鲁米那案的判决似乎导致英国法院很少适用“相关范围”概念,但最近该概念在DSM知识产权资产BV公司等人诉藻类欧米伽3有限公司案[2025] EWHC 675(专利案)(DSM案)中再次凸显。


DSM案中的权利要求涉及一种具有高二十二碳六烯酸(DHA)浓度的粗裂殖壶菌微生物油提取物,而说明书仅教导了如何从一种裂殖壶菌菌株中获得这种油。裂殖壶菌菌株的选择被认为是一个“相关范围”,因为不同菌株之间的DHA浓度差异很大,而DHA浓度会影响发明的价值或效用。由于说明书未教导如何识别或获得其他具有高DHA浓度的裂殖壶菌微生物油提取物,因此认定权利要求缺乏充分性。


“相关范围”存在的问题

将权利要求特征定性为“相关范围”本身并无问题;真正的问题源于雷杰纳荣案原则(vi)中引入的对充分性的追溯性评估。即使“相关范围”源于“巧妙”的创新概念(参见Jusand案),这一问题依然存在。


以选择发明为例最能说明这个问题,根据雷杰纳荣案原则,选择发明可能威胁到原始发明专利的有效性。这与专利协议从根本上相悖,专利协议要求在授予专利之前公布发明,正是为了让其他人能够利用该发明进行进一步创新。该问题也出现在优先权资格方面,在澳大利亚,优先权资格也涉及(外部)充分性分析。[vii] 根据雷杰纳荣案原则,一项优先权主张可能不仅因后来的选择发明而无效,还可能因优先权主张申请中更新的披露内容而无效,包括为满足澳大利亚法律下的“最佳方法”要求而进行的披露。


出于这些原因,充分性(和支持)应在相关日期进行评估(内部充分性以申请日为准,优先权以优先权日为准),澳大利亚在Jusand案之前以及英国在雷杰纳荣案之前都是如此。然而,英国最高法院认为这种方法存在问题,因为“对于专利说明书中未提供教导的那部分范围内的产品而言,基本的专利协议未得到满足”[viii]。


然而,考虑Jusand案,全席法庭承认,该发明背后的创新概念是“将向下的重力巧妙地转化为横向制动力”;但由于权利要求中包含了锚固件材料选择的第二个待解决问题,因此认定权利要求因缺乏充分性而无效。很可能没有专利权人对技术的贡献,就无法解决第二个问题。在这种情况下,专利制度应当(并且在雷杰纳荣案之前确实如此)允许解决第二个问题的人对其发明进行保护,而不应使基于其上的原始发明专利无效。


这实际上是英格兰和威尔士上诉法院(EWCA)在雷杰纳荣制药公司诉凯玛布有限公司等人案[2018] EWCA Civ 671案中所认可的方法,英国最高法院在雷杰纳荣案[27]中对其进行了总结(并予以驳回):[ix]

……专利协议要求给予专利权人的奖励应与其对技术领域做出的贡献相称。一项由新的通用适用原则构成的发明,其贡献不仅在于可用于当前能够制造的产品,同样也在于可用于未来经过进一步创造性研究和发展才能制造的产品。将专利权人严格限制在对当前能够制造的产品享有垄断权,将使专利权人无法因该发明在未来产品类型中的使用而给公众带来的利益获得任何奖励。在快速发展的领域中,新产品很快就会超越其前辈,使其过时,此时将垄断权限制在能够立即制造的产品上,这种奖励将是短暂的、虚幻的。因此,如果能够预见该发明最终将使范围内的所有产品受益,并且截至优先权日,专利中的教导能够使至少一种类型的产品立即制造出来,那么就应认为该发明在整个范围内得到了充分公开。


结语

目前,“相关范围”概念已渗透进澳大利亚专利法,并且似乎并未像之前期望的那样在英国淡出。澳大利亚司法机构似乎决心遵循雷杰纳荣案,而不太考虑其后果,澳大利亚专利局也不得不遵从。


本文作者认为,至少在申请人对技术领域做出真正贡献的情况下,英格兰和威尔士上诉法院采取的方法是正确的。然而,虽然理想的情况是,一项专利不能仅仅因为在后来的日期确定“相关范围”内的某个实施方式未得到原始公开内容的支持而无效,但澳大利亚要改变这种做法,可能需要高等法院介入,或者英国法律发生根本性转变(例如,英国最高法院重新考虑雷杰纳荣案)。


虽然“相关范围”并未从根本上改变澳大利亚(或英国)的充分性测试标准,但在追溯性充分性评估被废除之前,重要的是要考虑是否有必要将一个主张的特征定性为“相关范围”,以避免形成一种对专利权人而言过于繁重的法律环境,并且这种环境与专利协议背道而驰。


来源:https://ipkitten.blogspot.com/2025/09/the-emergence-of-relevant-ranges-and.html

本文原文为英文,中文为机器翻译,仅供参考,如有问题或建议,欢迎随时与我们联系。

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