沉默是金——至少不会影响商标权

时间:2025-09-23

来源:The IPKat

作者:Marcel Pemsel

类型:商标


涉及国家/地区:欧盟

发布时间:2025-09-23

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在商标法中,沉默——或者更准确地说,不作为——可能决定专有权的命运。在 Lunapark Scandinavia (C-452/24) 一案中,欧盟法院(CJEU)近日明确指出,国家法院不能适用未经协调的、涉及不作为的本国抗辩。该判决提醒人们,尽管欧盟成员国在程序问题上享有一定的回旋余地,但商标保护的实体界限在欧盟层面是严格统一的。


背景

Lunapark 拥有芬兰商标 “DRACULA”,2003 年申请,2009 年注册,指定商品为糖果。Lunapark 进口并销售糖果,其包装上使用“DRACULA”文字商标及描绘德古拉形象的图形标志。


在 Lunapark 注册“DRACULA”商标之前,Karkkimies Oy – Candyman Ltd(Karkkimies) 已经在未经 Lunapark 同意的情况下进口并销售带有“Dracula”字样的糖果,且未通过注册或使用取得任何专有权。


2019 年,Hardeco 收购了 Karkkimies,并继续其业务,包括进口和销售“Dracula”糖果。


2020 年,Lunapark 向芬兰市场法院对 Hardeco 提起侵权诉讼。Hardeco 主张自己及 Karkkimies 长期使用“Dracula”标志,并依据芬兰法律提出 Lunapark 权利丧失的抗辩。


市场法院驳回了诉讼。依据芬兰私法中的一项确立已久的原则,权利人必须在其知晓或应当知晓构成请求基础的事实后,在合理期限内提起诉讼或主张其权利。法院认定 Lunapark 的不作为持续时间过长,导致其丧失了对 Hardeco 提起侵权诉讼的权利。


Lunapark 向芬兰最高法院上诉,后者不确定国家抗辩能否针对商标侵权主张适用,遂将以下问题提交欧盟法院:


问题:

《欧盟商标指令》(TMD)第 10 条是否排除在商标侵权争议中适用这样一种国家原则:注册商标权人,除第 18(1) 条及第 9(1) 或 (2) 条所涵盖情形外,如在知晓该标志使用的情况下,在合理时间内未申请禁止该使用,即丧失其依据第 10(2) 和 (3) 条所享有的禁止第三方使用该标志的权利?


 欧盟法院的判决

法官们回顾道,商标赋予权利人专有权(TMD 第 10(1) 条),且在特定条件下(相同、混淆可能性、有声誉商标),权利人有权禁止未经授权使用相同或类似标志(TMD 第 10(2)、(3) 条)。


该专有权在 TMD 第 18(1) 条与第 9(1)、(2) 条结合的情况下受到限制,即:若被告拥有一件在后注册商标,而原告在明知该在后商标使用的情况下,连续五年未提出异议,则该在后商标不能被宣告无效。在这种情况下,先前商标的权利人不能对在后商标的注册和使用采取行动,除非该在后商标的注册系恶意申请。


法官们援引 Budějovický Budvar 案(IPKat 曾报道)确认:第 9 条 TMD 对于在后注册商标所有人能否维持其权利的条件进行了完全协调,即在先商标所有人请求宣告该在后商标无效的情况下。


法院进一步裁定,该判例法同样适用于涉及在侵权诉讼中对在后商标使用的冲突(不仅限于无效程序中的注册冲突)。


此外,如果仍允许适用国家抗辩,将削弱 TMD 所追求的目标,即确保注册商标在所有欧盟成员国法律体系中的统一保护。


法院总结认为:TMD 第 18(1) 条完全协调了在商标权利人不作为情况下限制其专有权的条件,并仅规定在针对在后注册商标的默许情形下才可适用,而不适用于未受专有权保护的标志的使用。


因此,国家法院不能在第 18(1) 条与第 9(1) 或 (2) 条所规定的范围之外,限制商标权的行使。


裁决:

TMD 第 10 条应被解释为排除适用这样一种本国法律的一般原则:注册商标权人禁止第三方使用与其商标相同或相似标志用于相同或类似商品的权利,在除 TMD 第 18(1) 条结合第 9(1) 或 (2) 条所述情形以外的情况下,不得被剥夺。


 评论

该判决引发的问题在于其适用范围:它是否仅限于涉及权利丧失、默许等抗辩,还是国家法院不能适用任何未在 TMD 中规定的本国抗辩?


例如,诉讼时效并未协调,不同国家对此类抗辩的条件(尤其是期间长短)各不相同。欧盟法院的推理表明,所有与时间相关的抗辩,包括诉讼时效,都不能用于对抗商标侵权请求。


另一个问题是,该判决是否也适用于基于欧盟商标的主张。EUTMR 第 17(1) 条和第 129(2) 条明确提及,对 EUTMR 未涵盖的所有事项,适用国家法律。然而,如果对欧盟商标适用国家抗辩,而对国家商标不适用,就会出现不一致。国家商标将比欧盟商标更受优待,而这没有合理依据。


该判决还显示了商标保护的重要性。即使你起步较晚,而第三方已取得在先注册商标,注册你自己的商标仍然有意义,以便在第 9 条 TMD 下依赖“默许”,当然前提是你是善意申请,并且在先商标权人在获知在后注册及使用后五年内一直未采取行动。


来源:https://ipkitten.blogspot.com/2025/09/silence-is-golden-or-at-least-does-not.html

本文原文为英文,中文为机器翻译,仅供参考,如有问题或建议,欢迎随时与我们联系。

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