2025年7月2日，欧洲专利局（“EPO”）扩大上诉委员会在其G 1/23号裁决中，就“已上市但本领域技术人员无法分析或复制其内部结构的产品，在评估创造性步骤时是否仍可被排除在现有技术之外”这一问题作出澄清。此举为自G 1/92号裁决以来持续的争论增添了新维度。

引发该裁决的争议涉及博里利斯（Borealis）公司针对三井化学（Mitsui Chemicals）公司拥有的欧洲专利EP 2 626 911（“EP911”）提起的异议程序，该专利涉及一种太阳能电池封装材料和一种太阳能电池模块。博里利斯公司辩称，专利权人在EP911申请日已上市销售的ENGAGE® 8400聚合物，在评估创造性步骤时应被视为现有技术。

尽管双方均认同ENGAGE® 8400是一种复杂聚合物，其制造工艺未公开，且（即使本领域技术人员能分析其最终产品）完整复制该复杂聚合物也并非易事，但双方对备受争议的G 1/92号裁决中“一旦产品本身已向公众公开，且本领域技术人员能够分析并复制其化学组成，则该产品的化学组成即被视为现有技术”这一论断的解释存在分歧。

专利权人依据对G 1/92号裁决的狭义解读，主张由于本领域技术人员无法完整复制ENGAGE® 8400，因此它根本不应被视为现有技术。相反，博里利斯公司则认为G 1/92号裁决应作更宽泛的解释：在申请日前已公开且可分析的任何产品特性，均应构成现有技术，即便该产品无法被完整复制。

尽管异议部门最初驳回了博里利斯公司关于创造性步骤的异议，但该案被提交至上诉委员会，后者决定将以下问题提交扩大上诉委员会：

若仅因本领域技术人员在欧洲专利申请日之前无法毫无困难地分析并复制已上市产品的成分或内部结构，是否应将该产品排除在《欧洲专利公约》第54(2)条意义上的现有技术之外？

若对问题1的回答为否，则在该申请日之前已向公众公开的有关所述产品的技术信息（例如通过发布技术手册、非专利或专利文献），是否构成《欧洲专利公约》第54(2)条意义上的现有技术，而不论本领域技术人员在该申请日之前能否毫无困难地分析并复制该产品的成分或内部结构？

若对问题1的回答为是，或对问题2的回答为否，则应依据哪些标准来确定在G 1/92号意见的意义上，该产品的成分或内部结构能否毫无困难地被分析并复制？具体而言，是否要求该产品的成分和内部结构必须能够被完全分析并一模一样地复制？

扩大上诉委员会在评估中否定了将已上市产品“视为不存在”的做法，指出这种做法无法反映现实情况。委员会认为，G 1/92号裁决需要更宽泛的解释。根据扩大上诉委员会的观点，已上市产品能否被复制是一个需在个案中评估的证明问题；但仅凭其无法被复制这一事实，并不足以成为将其排除在现有技术之外的理由。

最重要的是，随着G 1/23号裁决的出台，“可分析性+可复制性”的检验标准被摒弃。扩大上诉委员会认为，可分析性（即本领域技术人员通过合理努力确定产品成分/特性的能力）足以使产品属于现有技术。可复制性不再是强制性要求。根据该裁决，若产品已公开，且本领域技术人员能够（全部或部分）了解其特性，则这些知识即构成现有技术。此外，“复制”应作广义理解：并不意味着本领域技术人员必须能够自行制造该产品，而是指他们必须能够获得或拥有该产品（例如通过购买）。因此，已上市产品不能仅因其完整成分或结构无法被完全分析或一模一样地复制而被排除在现有技术之外。

G 1/23号裁决认定——已上市但本领域技术人员无法完整复制的产品仍属现有技术——无疑将重塑专利权人的权利要求撰写实践乃至营销策略。毫无疑问，这一裁决将在专利领域产生多年的深远影响。

本文原文为英文，中文为机器翻译，仅供参考，如有问题或建议，欢迎随时与我们联系。