时间:2025-09-19
发布时间:2025-09-19
法律背景:用途权利要求与功能性效果
扩大上诉委员会(EBA)在 G 2/88 和 G 6/88 中的裁决确立了已知物质的新用途可以基于新的技术效果而获得专利。在许多情况下,新发现的用途在性质上与之前已知的用途截然不同,先前用途与新用途之间的界限很清晰。然而,新用途也可能与先前已知用途非常相似,此时技术效果表现为实现更好的效果。上诉委员会在 T 2387/22 案中需要解决的问题是:基于并声称相对改进作为功能性效果的用途权利要求,其有效性的法律检验标准是什么。
用途权利要求的功能性特征
T 2387/22 案涉及由 Sun Chemical Corporation 所有的欧洲专利 EP 3325559。已授权专利要求一种 VMP(真空镀金属颜料)颜料浆,包括颜料、溶剂和特定分散添加剂。该专利遭到 Schlenk Metallic Pigments GmbH 和 Eckart GmbH 的异议。
在上诉中,主请求被认定缺乏创造性。上诉委员会认定,该权利要求的产品与最接近的现有技术的区别仅在于溶剂的选择。由于最接近的现有技术被认为已经教导所主张的溶剂是优选替代物,上诉委员会认为该解决方案显而易见,只是提供了另一种替代 VMP 浆料。
随后,上诉委员会转向补充请求,试图将发明界定为在柔版印刷油墨配方中使用 VMP 颜料,以提供某些技术效果,包括“更少的印刷缺陷、更高的遮盖力和更强的颜色,并允许使用较低体积的网纹辊”。专利权人援引 G 2/88,辩称这些效果是限制权利要求范围的功能性特征,从而使其具备新颖性和创造性。
作为回应,对方当事人辩称,这些权利要求的功能性特征是通过相对术语和模糊定义的概念来界定的,因此未能满足《欧洲专利公约》第84条的清晰性要求。对方当事人提交称,无法客观地确定某一特定用途是否符合“提供更少印刷缺陷”或“更高遮盖力”的要求,因为没有提供参考点或测量方法。相比之下,专利权人辩称,没有必要对功能性特征作进一步具体界定。专利权人指出,在 G 2/88 案中,相关权利要求获得批准,而未进一步说明如何识别或测量所涉及的功能性特征(“摩擦降低”)。专利权人指出,尽管所主张的效果具有广泛性和相对性,但在这一奠基性案例中并未提出清晰性异议(第3.4段)。
广泛和相对,还是客观可验证?
上诉委员会被对方当事人的论点说服,并认定权利要求不清楚。上诉委员会首先指出:“无论在判例法还是在《欧洲专利公约》中,都没有任何依据得出结论,即用途权利要求的限制性功能性特征免于第84条下的清晰性要求,或在这方面适用较低标准”(第3.5.1段,加重强调)。然而,上诉委员会也特别强调,“无论权利要求是针对用途还是其他任何类别的主题,仅凭保护范围的广泛性本身并不意味着缺乏清晰性。决定性的考虑在于,所涉特征是否会或可能会在评估某一主题是否落入权利要求所赋予的保护范围内时,引发法律上的不确定性。”
特别是,对于用途权利要求,如果该发明涉及针对明确不同技术目的或效果的已知实体的用途,上诉委员会确认,该目的或效果可以用相应的广泛和相对术语来界定,而不必然违反清晰性要求,“前提是该效果的定义能够在保护范围与现有技术之间做出明确区分,从而消除法律不确定性的风险,或至少将该风险限制在推测性的理论情境中”。
然而,上诉委员会还认定,相反,如果“所主张的发明是通过使用已知实体来实现已知技术效果或目的,而发明所声称的技术贡献在于该效果或目的的相对改进或增强,那么根据《欧洲专利公约》第84条的清晰性要求,一般要求定义这种相对改进或增强的特征以客观可验证的术语表述,从而确保对保护范围的法律确定性。”
换句话说,用途权利要求的新颖性可以基于构成对现有技术效果的相对改进的技术效果,但界定这些相对改进的特征必须以“客观可验证的术语”来表述。本案中,上诉委员会认为该检验标准未得到满足。因此,所有请求均未被认定为可允许,上诉委员会撤销了异议部的决定并废除了该专利。
当然,清晰性通常不能作为异议理由。在本案中,清晰性异议之所以被允许,是因为相关特征构成了授权后的修改。然而,该博客作者认为,如果清晰性不是可能的异议理由,那么权利要求很可能会因为非常类似的原因而被认定为不充分。
最终思考
T 2387/22 在某种程度上限制了基于相对改进的用途权利要求中功能性语言的使用,即这些效果不应被过于宽泛地界定。该决定也与最近的 T 2130/22 案形成对比,后者同样涉及功能性特征的有效性,但考察的角度是充分公开而非清晰性。在 T 2130/22 案中,上诉委员会认定药物制剂专利确实提供了明确指导,说明如何实现所声称的功能性特征“至少一年储存稳定性”(尽管是在充分公开角度而非清晰性角度下进行考量)(IPKat)。
因此,这两个裁决的明确指引是:权利要求中依赖的功能性特征需要为本领域技术人员提供足够的解释和定义。
因此,尽管功能性特征可以为发明提供令人印象深刻的广泛保护范围,但如果它们没有以足够清晰和客观可验证的术语来表述,也可能面临无效的风险。不清晰和未充分公开的功能性特征在执行上同样可能面临挑战。因此,专利权人必须谨慎,确保其权利要求不会因缺乏法律确定性而不足。
来源:https://ipkitten.blogspot.com/2025/09/walking-line-between-broad-scope-and.html
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