澳大利亚是少数几个仍对专利说明书保留“最佳方法”要求的主要司法管辖区之一，该要求规定申请人必须披露其已知的实施发明的最佳方法（知识要素）[i]。在2018年一项引发争议的裁决中，联邦法院裁定，对于分案申请，知识要素的评估时间应为提交分案申请之时。而就在上周，联邦法院做出了相反裁决，认定分案申请的知识要素评估时间应为最终母案申请的有效申请日。

“最佳方法”分案争议

澳大利亚的“最佳方法”要求本身就颇具争议，近年来，尽管一些专利对发明进行了充分披露，但仍因该要求而被撤销[ii]。就此而言，在披露充分性的要求门槛较低时，以充分保障公众利益来换取垄断权的授予这一“最佳方法”要求的理论依据或许还说得通。然而，2013年澳大利亚法律引入了类似欧洲的充分性要求后，可以说“最佳方法”要求已变得不合时宜。

在2018年之前，人们普遍认为，分案申请的知识要素评估时间应为其有效申请日（即其最终母案申请的申请日）。随后，怀特法官（White J）在多美达澳大利亚私人有限公司诉霍顿休闲产品私人有限公司 [2018] FCA 1573（多美达案）一案中做出了裁决，这是首个直接考虑分案申请知识要素的案件。我们曾在此讨论过多美达案，该案颠覆了传统认知，使众多分案专利和申请面临因未披露申请人在提交母案和分案申请之间发现的任何“更优”方法而无效的风险。

这种做法的转变不仅给申请人和专利代理人带来了诸多困扰，还为申请人设定了双重标准。即，保留母案申请控制权的申请人在提交分案申请时，其披露标准高于自母案申请提交后未掌握原申请人改进的更好方法的受让人或许可方。此外，这也引发了一个问题：对于与申请人无关的第三方改进，是否应在提交分案申请时予以披露。

争议得到解决

当莫辛斯基法官（Moshinsky J）在诺科公司诉布朗和沃森国际私人有限公司 [2025] FCA 887（诺科案）一案中做出联邦法院裁决时，澳大利亚的专利代理人们集体松了一口气。尽管莫辛斯基法官在已经认定涉案分案专利的权项缺乏创造性步骤的情况下，本无需再考虑“最佳方法”这一理由，但为了全面性，他还是（贴心地）对此进行了考量。

虽然莫辛斯基法官并未直接判定多美达案“明显错误”[iv]，但其判决理由显然表明了这一立场。两起案件的出发点都是雷斯卡有限公司诉麻醉用品私人有限公司 [1992] FCA 537（雷斯卡案），在该案中，古莫法官（Gummow J）在附带意见中认为，评估澳大利亚国家阶段申请知识要素的相关日期应为国际申请日，即“专利期限起算日”[v]。联邦法院全体法官在辉瑞海外制药公司诉礼来公司 [2005] FCAFC 224（辉瑞案）一案中对雷斯卡案做出了如下评论[vi]。

确定申请人已知的最佳方法的日期，与说明书必须完整描述发明并披露该方法的日期在概念上是不同的。双方正确地将申请人申请日已知的最佳方法作为必须披露的内容。在雷斯卡案中，古莫法官（在《澳大利亚法律报告》第223页；《知识产权报告》第135页）表达了这样的观点，即根据1952年法案第40条，情况就是如此，而1952年法案第40（2）（a）条与第40（1）（a）条含义相同。

怀特法官在多美达案中依据这段话，认定评估分案申请知识要素的日期与评估披露充分性的日期不同。然而，辉瑞案还涉及了是否可以在完整说明书申请日后通过修改添加最佳方法的问题[vii]。尽管莫辛斯基法官错误地将辉瑞案解读为支持在相关时间不能通过修改将最佳方法添加到说明书中的观点[viii]，但他认为雷斯卡案和辉瑞案之间并无矛盾之处。

此外，与怀特法官不同，莫辛斯基法官参考了联邦法院全体法官在蒙特冒险装备私人有限公司诉菲尼克斯休闲集团私人有限公司 [2009] FCAFC 84（蒙特冒险案）一案中的判决，该案将分案申请中“完整申请的申请日”这一表述解释为母案申请的申请日[ix]。

鉴于雷斯卡案、辉瑞案和蒙特冒险案的裁决，莫辛斯基法官认为，没有充分理由不将分案申请知识要素的评估时间定为最终母案申请的申请日。

恢复原状？

多美达案的裁决从根本上改变了澳大利亚的专利实践，也使最佳方法披露时间与披露充分性（及支持）时间之间出现了严重错位。诺科案的裁决在很大程度上恢复了2018年之前评估分案申请知识要素的原有状态。然而，尽管莫辛斯基法官在诺科案中的做法比怀特法官在多美达案中的做法更为一致和务实，但申请人仍需保持警惕，因为该问题仍有可能被上诉（或由联邦法院全体法官单独审议）。

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