说明书调整：为何引发轩然大波？

说明书修改风波始于2021年《欧洲专利局审查指南》出台了更为严格的指导意见，对说明书应根据获准的权利要求进行多大程度的调整作出了规定。目前，指南要求申请人在调整说明书时，必须删除权利要求未涵盖的主题内容，或在说明书中明确声明此类主题内容不属于该发明的一部分。然而，指南与上诉委员会的多项裁决存在分歧，这些裁决认为强制调整说明书缺乏法律依据，其中最引人注目的是T 1989/18案。

说明书修改问题引发争议的原因有很多。首先，在各国法院诉讼中，根据等同原则，专利申请说明书的修改可能会影响对权利要求的解释。此外，在异议程序中，获准专利的权利要求可能会根据获准专利的说明书而非申请时提交的说明书进行解释（参见T471/20案）。因此，对说明书的修改可能会不可挽回地添加内容，导致专利无效。这些风险以及要求调整说明书缺乏明确的法律依据，导致人们对欧洲专利局（EPO）在说明书修改问题上毫不妥协的做法极为不满。除此之外，说明书修改耗费了专利局和代理人的大量时间，从而增加了申请人的成本。鉴于世界上没有其他专利局认为，为确保专利质量或法律确定性，有必要根据权利要求修改说明书，那么欧洲专利局为何要小题大做呢？

有趣的是，上一次考虑对说明书修改进行提审时，鉴于该要求明显缺乏法律依据，相关案件的上诉委员会改变了立场（T56/21案）。在之前的案件中，上诉委员会特别指出：“如果立法者认为有必要要求说明书与获准权利要求的主题事项保持一致，立法者应通过修订《欧洲专利公约》（EPC）提供相应的法律依据。”

G1/25：案件背景

此次新提审案件的核心是一起涉及EP 2124521（水培法生长培养基）的上诉案。该专利归可耐福保温材料公司（Knauf Insulation）所有，洛科威国际公司（Rockwool International）对其提出了异议。双方均对异议部门的中间裁决提出上诉。

涉案专利涉及一种在特殊水培法生长培养基中种植植物的方法。上诉中关键请求的权利要求1对生长培养基中的有机粘结剂进行了极为具体的限定，包括要求粘结剂“基于通过固化含柠檬酸、氨和葡萄糖的水溶液而获得的反应产物”。这一特征是从获准专利的从属权利要求中引入的，大大缩小了权利要求1的范围。

异议方认为，这一修改引入了一个致命缺陷，因为它使得原始说明书以及一审程序中提交的修改后的说明书与权利要求不一致。具体而言，说明书对粘结剂的描述比修改后的权利要求要宽泛得多，且更具选择性。例如，说明书指出，粘结剂“可以基于多羧酸（如柠檬酸）、糖（如葡萄糖）和氨源（如氨溶液）的组合”。异议方认为，说明书中描述为可选的内容在权利要求中却成了必选内容。因此，异议方提出，由于这种不一致性，权利要求不符合《欧洲专利公约》第84条规定的“权利要求需得到说明书支持”的要求。

该案的上诉委员会（T697/22案）同意异议方的观点，认为该修改确实在权利要求与说明书之间“引入了不一致性”。上诉委员会发现，该请求的可获准性完全取决于这种不一致性是否构成维持专利的法律障碍（第2.2条）。

上诉委员会检索了115项相关裁决，并得出结论认为，存在两条明显分歧的判例法路线（第12条）。第一条判例法路线肯定说明书必须进行调整。然而，上诉委员会指出，对于这一要求的法律依据尚未达成共识。一些裁决仅依据《欧洲专利公约》第84条（T1024/18案），而另一些裁决则同时引用第84条和其他条款（T438/22案）。相比之下，第二条（更新的）判例法路线认为，《欧洲专利公约》中根本不存在这一要求的法律依据。该观点认为，《欧洲专利公约》第84条的支持要求并不排除说明书中包含未主张的主题内容，强制调整是立法者的政策选择，而非欧洲专利局的选择（T56/21案）。

提审尘埃落定！（G1/25）

现已确认，T697/22案的上诉委员会已向扩大上诉委员会（EBA）提交了以下问题：

如果在异议程序或异议上诉程序中，欧洲专利的权利要求进行了修改，且该修改导致修改后的权利要求与专利说明书之间存在不一致性，那么为符合《欧洲专利公约》的要求，是否有必要调整说明书以使其与修改后的权利要求一致，从而消除这种不一致性？

如果对第一个问题的回答是肯定的，那么《欧洲专利公约》的哪项（哪些）要求需要进行这种调整？

如果在审查程序或审查上诉程序中，欧洲专利申请的权利要求进行了修改，且该修改导致修改后的权利要求与专利申请说明书之间存在不一致性，那么问题1和问题2的答案是否会有所不同？

最终思考

值得注意的是，上诉委员会在其裁决中多次提及扩大上诉委员会最近在G1/24案中的裁决。上诉委员会特别指出，G1/24案强化了提审的必要性。具体而言，上诉委员会指出，由于G1/24案要求在解释权利要求时必须始终参考说明书和附图，因此，权利要求与说明书之间是否存在不一致性的问题“变得更为重要”。

对于任何扩大上诉委员会的提审，现在都应持谨慎态度。正如我们在其他近期提审中所看到的，G1/25案可能不会给出许多从业者所期望的明确答案。如果扩大上诉委员会坚持其近期做法，它可能也只会给出表面答案，而将如何根据现有判例法进行解释的问题留给各上诉委员会（参见G1/21案）、G2/21案）和G1/24案的全部内容）。

在笔者看来，扩大上诉委员会的裁决也应始终在现有判例法的背景下进行解释和理解。在G1/24案裁决公布后，有趣的是，评论界对该裁决的解释存在分歧，许多人选择忽略扩大上诉委员会在措辞上所选择的关键细微差别。正如笔者当时所指出的，G1/24案裁决要点中使用“参考”而非“使用”一词，对于各上诉委员会将如何解释和应用G1/24案裁决至关重要，这一点最近已得到证实。在说明书修改这样一个充满争议的话题上，人们很容易忘记，对于日常实践而言，真正重要的是法律的规定，而非你认为它应该如何规定。

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