“扩大上诉委员会（EBA）作出的G1/24号决定，被认为清晰且简洁。虽然G1/24就如何利用说明书来解释权利要求给出了明确答案，但该决定对欧洲专利局（EPO）在授权时修改说明书的做法可能产生的影响仍存在疑问。值得注意的是，G1/24中并未明确提及修改说明书一事，更未对该做法表示支持或批评。然而，目前有一件待决的上诉案件及潜在的转呈案件（T697/22）可能会涉及这一问题，预计该案将于7月30日作出决定。那么，拟提出的转呈问题有哪些？从G1/24的角度能否发现一些相关问题，供T697/22上诉委员会考虑？G1/24又如何有助于对T697/22作出决定？

G1/24决定内容回顾

简而言之，G1/24涉及转呈的三个问题，其答复如下：

在欧洲专利局评估专利性时，欧洲专利公约（EPC）第69条和第84条均不能作为解释权利要求的依据。

在评估发明专利性时，应始终参考说明书和附图来解释权利要求。

鉴于对问题1和问题2的答复，关于将专利说明书用作其自身词典的第三个问题被认定为不可受理。

具体而言，扩大上诉委员会对前两个问题的答复如下：

权利要求是评估发明是否符合EPC第52至57条规定的专利性的起点和依据。在评估发明是否符合EPC第52至57条规定的专利性时，应始终参考说明书和附图来解释权利要求，而不仅仅是在本领域技术人员认为单独阅读权利要求不清楚或含糊不清时才这样做。

参考说明书

在整个决定中，仅明确提及将说明书作为解释权利要求的参考（G1/24，理由12、14、15和18）。但并未明确提及修改说明书。然而，扩大上诉委员会强调了权利要求符合清晰性要求（EPC第84条）的重要性（G1/24，理由20），并指出：对于权利要求中的任何不明确之处，正确的应对措施是进行修改，并引用了主席评论中的段落。尽管决定文本明确涉及的是权利要求修改，但所引用的主席评论文本（G1/24主席评论；第87、109段和第135段最后一句）建议，应通过修改说明书（G1/24主席评论；仅第87和109段）以及权利要求来力求清晰。因此，该决定可被视为对欧洲专利局现有做法的肯定，无论该做法具体为何。

关于是否应修改说明书的案例法存在分歧

例如，T438/22案支持依据EPC第84条和第94（3）条以及EPC实施细则第42、48和71（1）条对说明书进行适应性修改的做法，同时提醒注意，对说明书的任何修改均不应增加申请文件中未记载的内容（EPC第123（2）条）。相反，T56/21上诉委员会则认为，EPC第84条或EPC其他条款均未规定应修改说明书以使其与权利要求相一致。有一种观点认为，这两项决定现在均与G1/24不一致，因为它们均肯定了在欧洲专利局解释权利要求时适用EPC第84条以及授权后适用EPC第69条及其议定书（T56/21，理由86；T438/22，要点2）。

G1/24中有哪些支持修改说明书的依据？

结合G1/24审视关于修改说明书的领先案例法，可以发现G1/24可能并不完整。那么，扩大上诉委员会为何未考虑其关于权利要求解释的决定对修改说明书做法的影响呢？原因之一可能是，提供此类答案与扩大上诉委员会审理的原始案件中的问题不相关。尽管如此，欧洲专利局局长评论称，修改说明书对G1/24至关重要，因为修改说明书是一项既定做法，而最终决定可能会对其产生影响。相比之下，G1/24中后期提交的意见书（例如来自欧洲专利律师协会（epi）的意见书）则要求扩大上诉委员会仅针对转呈的明确问题作出答复，这些问题并未涉及修改说明书的做法。

这些提交意见者认为，如果扩大上诉委员会在决定中明确考虑修改说明书的问题，第三方将因提交法庭之友意见书的期限已过而无法表达自己的观点。在听证会上，诉讼双方明确表示，他们的立场与依据EPC第84条修改说明书的做法一致，这可能使该问题变得无关紧要。尽管如此，G1/24的最终决定对转呈问题作出了答复，因此也可被解读为与欧洲专利局的做法一致，同时也满足了后期提交的要求，即限制该决定对欧洲专利局做法的影响。因此，该决定尊重了涉及的多项公共政策事项。有人可能认为这是一项成就。

那么，G1/24如何适用于修改说明书的问题呢？G1/24对EPC第84条和第69条给出了新的解释，这与一些现有的权利要求解释案例法一致。然而，目前仍不清楚G1/24的原则是否以及如何与修改说明书的适用性问题相关。事实上，G1/24似乎是有意避免直接解决该问题，从而在案例法中留下了空白。T697/22的转呈能否填补这一空白呢？

T697/22中提出了哪些问题？

在T697/22案中，尚未解决的问题是，为符合EPC第84条的规定，是否需要对说明书进行适应性修改以使其与修改后的权利要求相一致。上诉委员会在该案中注意到，双方观点存在分歧，并发现了相互矛盾的案例法。因此，上诉委员会提议将该问题转呈扩大上诉委员会，并提出了四个问题草案（上诉委员会2025年3月26日来文第2页第5段至第3页第3段）。

问题1）如果在异议程序或异议上诉程序中修改了欧洲专利的权利要求，且修改导致修改后的权利要求与专利说明书之间存在不一致，那么为符合EPC的要求，是否必须修改说明书以使其与修改后的权利要求相一致，从而消除这种不一致？

问题2）如果对第一个问题无条件地作出肯定答复，那么EPC的哪项要求规定必须进行此类修改？

问题3）如果无法对第一个问题无条件地作出肯定答复，那么为符合EPC的要求，在何种条件下必须对说明书进行修改？

问题4）如果权利要求与欧洲专利申请的说明书之间存在不一致，那么这些问题的答案会发生变化吗？

第一个问题草案涉及修改说明书这一根本问题，第二个问题草案则寻求其法律依据：

那么，G1/24与这两个问题有何关联呢？有趣的是，那些引用EPC第84条作为修改说明书法律依据的案例法（例如T438/22案），似乎与G1/24不一致。扩大上诉委员会在G1/24中强调，EPC第84条“涉及专利申请的内容，具有形式性质，未提及发明，也未就如何解释权利要求提供指导”（理由8）。有一种观点认为，如果EPC第84条的适用范围如此有限，以至于不能作为解释权利要求的依据，那么它又如何能作为修改说明书的法律依据呢？

T697/22上诉委员会提出的第三个问题草案询问是否存在其他法律支持或材料（例如可从其中推导出法律原则的案例法）。

该问题与G1/24中的第二个问题类似，扩大上诉委员会在答复第二个问题时，从两套相互矛盾的现有案例法中提取了适用的权利要求解释原则（G1/24，第VII部分，理由10和12）。因此，在新的转呈案件中，扩大上诉委员会可能会采取类似做法，并参考现有的关于修改说明书的案例法。然而，目前尚不清楚关于修改说明书的案例法是否具有足够的普遍性，以便从中抽象出一条原则。

上诉委员会提出的最后一个问题草案或许是实践者最为关注的问题，即我们是否必须根据允许的权利要求修改说明书？

重要的是，可能引发转呈的T697/22案的核心涉及一项异议，其中EPC第84条的适用与审查中的适用不同（欧洲专利局审查指南IV.C.5.1.2.b）。由于这种差异，扩大上诉委员会可能会认为第四个问题不可受理，因为对该问题的答复无助于解决原始案件（《欧洲专利局审查指南》2025年版V.B.2.3.3）。这一原则在最近的G1/23决定中似乎得到了应用。因此，该上诉案件的转呈可能实际上并不会就审查中是否应根据允许的权利要求修改说明书这一长期寻求答案的问题提供答案。

迈向统一？

《欧洲专利公约》的核心宗旨是统一，扩大上诉委员会也追求这一目标，即“欧洲专利局不应故意采取与其专利下游法庭（包括国家法院和统一专利法院）相反的做法”。扩大上诉委员会为实现这一目标可能采取的方式之一是，确定统一专利法院是否就欧洲专利局修改说明书的做法发表过意见，以及各法院如何回应因适用欧洲专利局做法而引发的修改（如2025年5月23日第三方提交的意见书中所提及的）。注意：本文将不讨论其他观点，例如G2/10决定在第三方意见书中的应用。

统一专利法院认可欧洲专利局的做法

统一专利法院一审已明确裁定，说明书应与允许的权利要求保持一致：“与授权权利要求不一致的说明书不能作为广泛解释权利要求的依据”（UPC_CFI_278/2023）。作出该裁定的汉堡地方法院指出，说明书中的一个特定不一致术语应被删除（要点3，第23页）。然而，这仅是一审裁定，且目前尚未出现类似裁定。我们拭目以待其他统一专利法院分庭是否会采纳这一做法，上诉法院将如何回应，以及扩大上诉委员会将如何看待这一裁定。

法院对说明书修改的回应

2025年5月23日在T697/22案中提交的第三方意见书提出论点称，欧洲专利局通常认为无害（例如“不在权利要求范围内”）且在授权时要求为清晰起见而进行的修改语言，可能会被认定为增加了内容并影响权利要求解释（Ensygnia诉Shell案[2023] EWHC 1495（Pat））。尽管该裁定是英国法院针对一项在英国提交且授权后修改的专利作出的，但修改目的是使说明书与修改后的权利要求保持一致。

引发G1/24转呈决定的T439/22案指出，英国法院在权利要求解释方面的判例法本质上与其他国家法院以及统一专利法院适用的判例法相同，即纳米字符串案（T439/22，理由4.3）。值得注意的是，G1/24后来明确认可了纳米字符串案（G1/24理由19），这与统一原则一致。

对于增加内容这一方面，判例法尚不明确。异议方/上诉人已就第三方程序发表评论称，修改应满足EPC的增加内容要求，但“这不能成为不进行说明书修改的理由……因为修改后的权利要求与未修改的说明书部分之间存在不一致”（2025年6月18日来信第11至12段，尤其是第12.4段）。异议方/上诉人是否主张修改说明书的要求独立于增加内容的要求？如果将这两项EPC要求视为相互独立，那么可以预见，在某些情况下，这两项要求可能无法同时满足。因此，按照这种推理，将有一部分专利在授权时会因修改说明书以符合允许的权利要求而无意中增加了内容，正如Ensygnia案中所发现的那样。

这一结果确实表明，这样的政策将违背G1/24中确定的统一原则。尽管目前尚无统一专利法院因授权时修改说明书而提出增加内容异议的案件记录，但增加内容是统一专利法院一审无效裁定的主要原因，也是中央分庭撤销案件的主要原因。截至7月1日，法院一审所有有效性裁定中有31%是基于增加内容作出的，中央分庭所有撤销案件中有50%是基于增加内容作出的。因此，修订授权时的说明书可能会在无意中为专利增加内容，使其不适合在法院使用。

扩大上诉委员会将如何实现统一？

鉴于欧洲专利局的目标是授予适合在法院使用的高质量专利（《2025年质量行动计划 | epo.org》），扩大上诉委员会似乎不太可能选择肯定欧洲专利局目前在授权时修改说明书的做法，因为这种做法似乎有意冒着增加内容的风险。这将违背《欧洲专利公约》所代表的统一原则。然而，扩大上诉委员会可能会决定，授予专利时说明书在法律上的确定性（即说明书如何支持允许的权利要求）是专利质量的体现，对欧洲专利局与法院之间的统一至关重要。因此，扩大上诉委员会可能会肯定欧洲专利局现有的做法。当然，如果进行转呈，扩大上诉委员会可能会作出不同决定。其如何决定可能取决于诉讼各方（包括局长和第三方）如何论证和证实不同选项（而不仅仅是本文中提出的两个示例性论点）。这一点值得关注。

G1/24如何有助于对T697/22作出决定？

T697/22案的各方均未有机会在诉讼程序中考虑G1/24。异议方/上诉人的最后一次提交意见是在G1/24作出决定的当天。预计上诉委员会将于7月30日发出下一份来文。

目前，异议方/上诉人依据EPC第84条主张应修改说明书，而专利权人/上诉人则持相反观点，依据的是T56/21案。然而，即使扩大上诉委员会同意专利权人的观点，即EPC第84条不是修改说明书的依据，它仍可以像答复G1/24中的第二个转呈问题那样，通过从相关案例法中提取原则来答复第三个转呈问题。有一种观点认为，目前最合理的做法是让各方有机会在诉讼程序或转呈中考虑G1/24及其影响。

总结

可以说，G1/24对于决定T697/22案至关重要。两份关于修改说明书的领先分歧案例法适用EPC第84条和第69条的方式与G1/24不一致。审理法院可以不经转呈而决定T697/22案，但长期存在的分歧案例法证明有理由进行转呈。转呈还将是一种有效的方式，可同时为诉讼各方和第三方提供机会，使其能够像一些人在G1/24诉讼程序后期所请求的那样，基于G1/24提出论点。

然而，T697/22案的转呈可能仍无法就审查（而非异议）中是否应根据允许的权利要求修改专利申请说明书这一长期寻求答案的问题提供答案。因此，实践者可能仍需暂缓期待问题的解决。尽管如此，人们仍希望任何转呈及其最终决定将代表欧洲专利局与欧洲法院之间统一道路上的又一步。

当然，在可以进行转呈之前，现任上诉委员会需要决定是否进行转呈。我们都在翘首以盼其决定。”

来源：https://ipkitten.blogspot.com/2025/07/guestpost-has-g124-made-referral-of.html

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