案件背景

FanFirm是一家历史悠久的澳大利亚企业，至少自21世纪初以来，便一直以“FANATICS”这一名称开展业务。该公司提供体育旅行套餐、组织球迷体验活动，并在线销售品牌商品。2008年，FanFirm在澳大利亚注册了“FANATICS”商标，涵盖服装（第25类）和零售服务（包括在线零售，第35类）。

与此同时，美国大型授权体育商品在线零售商Fanatics, LLC也在澳大利亚注册了“FANATICS”商标，包括第35类。多年来，这两家企业相安无事，但2020年，随着Fanatics, LLC通过专门网站以及与澳大利亚本土企业如Rebel Sport和澳大利亚足球联赛（AFL）建立合作关系，开始在澳大利亚积极拓展业务，双方矛盾逐渐升级。

FanFirm向联邦法院提起诉讼，请求撤销Fanatics, LLC在澳大利亚的商标注册，并禁止其使用“FANATICS”商标。在一份详尽的判决中，罗夫法官（Justice Rofe）认定，FanFirm是澳大利亚首个将“FANATICS”商标用于服装和零售服务的企业，且Fanatics, LLC并非第35类商标注册的合法所有人。法官还驳回了Fanatics, LLC提出的诚实同时使用抗辩理由，认定该公司在明知FanFirm长期使用该商标的情况下，仍采用了该商标。

Fanatics, LLC随后提起上诉。近日，上诉法院（由伯利法官、杰克逊法官和唐斯法官组成）全盘维持了原判。

法院判决

上诉法院维持了初审判决，驳回了上诉，重申了《1995年澳大利亚商标法》（以下简称《商标法》）下的几项重要原则：

商品上的商标使用不等于零售服务中的使用

这是关键区别所在。法院确认，将商标应用于商品（即使是在线销售）并不等同于在零售服务中使用。零售服务不仅仅是提供商品销售，商标必须用于标识服务提供者（即零售商），而不仅仅是商品来源。

换句话说，卫衣上的标志并不使其成为零售品牌，除非该商标用于表明实际提供零售服务的主体。

FanFirm是商标的真正所有人

法院认定，至少自2004年以来，FanFirm便已在澳大利亚将“FANATICS”商标用于商品和在线零售服务。这一使用时间早于Fanatics, LLC在澳大利亚的首次使用。根据《商标法》第58条，FanFirm是这些类别商标的真正所有人，Fanatics, LLC的第35类商标注册应被撤销。

诚实同时使用抗辩理由不成立

Fanatics, LLC试图依据《商标法》第44(3)(a)条提出诚实同时使用抗辩，但这一主张（在初审和上诉中）均被驳回，因为Fanatics, LLC在提交自身商标申请时，已知晓FanFirm的先前使用情况。

法院拒绝行使保留注册的自由裁量权

法院还拒绝根据《商标法》第88(1)条行使自由裁量权，允许第35类商标注册继续有效。FanFirm的先前使用、Fanatics, LLC未将商标用于零售服务，以及Fanatics, LLC知晓FanFirm的早期权利等因素，均成为反对保留注册的理由。

案件意义

这一判决明确提醒，商标使用必须与注册时所声明的内容相一致。对于企业（尤其是进入澳大利亚市场的国际企业）而言，这一判决强调了四个关键教训：

• 零售服务不仅限于销售品牌商品：在商品上使用商标并不等同于在零售服务中使用商标。若要在第35类寻求保护，必须以表明自身为零售商的方式使用商标，而不仅仅是作为品牌标识。

• 先使用者优先：即使是一家大型全球品牌，若澳大利亚本土企业能证明其更早且持续使用该商标，也可能失去商标注册。

• 使用必须与注册相匹配：商标注册的有效性取决于支持其的使用证据。在没有明确证据证明在每个类别中均使用商标的情况下，申请多个类别的注册可能使商标面临被撤销的风险。

• 澳大利亚商标法具有地域性：海外声誉并不足够。关键在于谁在澳大利亚最先使用该商标，以及出于何种目的使用。

FanFirm诉Fanatics案是法院在评估商标使用、所有权和权益时进行细致分析的典型案例。它也提醒我们，“品牌存在”并非获得法律权利的捷径，尤其是在一个以使用（而非仅注册）为权利基础的司法管辖区。

来源：https://madderns.com.au/use-on-goods-is-not-use-in-retail-fanfirm-v-fanatics-and-a-cautionary-tale-in-trade-mark-use/

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