摘要

35 U.S.C. 41(j)和123(f)规定，若美国专利商标局（USPTO）发现某实体虚假声明或证明其具有中小微实体身份，且该实体未能证明其声明或证明是善意作出的，则USPTO须对该实体处以不低于其未向USPTO适当支付金额三倍的罚款。当USPTO初步认定某件待审专利申请（以下简称“申请”）或专利中存在虚假声明或证明，导致至少一项费用以不符合条件的减免金额支付时，USPTO将开始发出关于支付不足的通知和责令说明不予罚款理由的命令（以下简称“合并通知与命令”）。USPTO将根据对合并通知与命令的任何及时回复以及整体记录，发出后续通知，以最终确定是否处以罚款及罚款金额。35 U.S.C. 41(j)和123(f)规定的法定处罚制度，旨在促进提交符合规定的中小微实体身份声明和证明，减少因虚假声明和证明给所有实体造成的收入损失，并遏制与作出虚假声明和证明相关的不当行为。

背景

若某实体为个人、小型企业或非营利组织（包括高等教育机构），则该实体可能有资格获得小实体身份。详见37 CFR 1.27。《专利审查程序手册》（MPEP）（第9版，2024年11月修订）第509.02 - 03节就何时可适当主张小实体身份提供了指导。MPEP可在www.uspto.gov/MPEP上查阅。部分符合小实体身份条件的实体，若同时符合微实体身份条件，还可享受美国专利商标局收取的大多数费用的进一步减免。该实体可根据总收入标准或美国高等教育机构标准，证明其有资格获得微实体身份。MPEP第509.04节和www.uspto.gov/PatentMicroentity就何时可适当证明微实体身份提供了指导。若申请人、发明人或共同发明人被列为五件以上先前非临时申请的发明人或共同发明人，则申请人可能需要证明根据总收入标准证明微实体身份是恰当的，例如，证明37 CFR 1.29(b)中的例外情况适用于足够数量的先前申请，从而证明该证明并非虚假作出。详见MPEP第509.04(a)节，第一小节。实体在作出声明或证明前，须根据具体情况进行合理调查。详见37 CFR 11.18(b)(2)。USPTO是一个完全依靠费用资助的机构。当不符合中小微实体身份费用减免条件的实体以不符合条件的减免金额支付费用时，它们不当利用了其他实体支付的费用。以不符合条件的减免金额支付费用，会导致USPTO收入损失，而USPTO需设定费用以收回总成本。实体以不符合条件的减免金额支付费用，会导致所有申请人的费用被重新设定得更高，以抵消这一收入损失。2023年《综合拨款法案》W部分颁布了《2022年释放美国创新者法案》，并对《美国法典》第35编进行了修订，以分别根据35 U.S.C. 41(j)和123(t)对虚假声明和证明作出处罚规定。详见《公法》117 - 328。2024年12月，《公法》118 - 151进一步修订了《美国法典》第35编，为35 U.S.C. 41(j)和123(t)规定的法定处罚制度提供了善意例外条款。因此，35 U.S.C. 41(j)和123(t)规定，若USPTO发现某实体虚假声明或证明其具有中小微实体身份，且该虚假声明或证明导致以不符合条件的减免金额支付费用，则USPTO须对该实体处以不低于其未向USPTO适当支付金额三倍的罚款，除非该实体证明其声明或证明是善意作出的。

合并通知与命令

USPTO可自行决定对实体身份声明是否符合所有相关USPTO规则进行审查。例如，USPTO可审查微实体身份证明声明，以确定该实体是否符合不超过五件非临时申请的备案限制。若审查初步认定某件申请中存在虚假声明或证明，且该虚假声明或证明导致至少一项费用以不符合条件的减免金额支付，则USPTO将向记录在案的通信地址发出合并通知与命令。合并通知与命令将阐述USPTO作出初步认定的依据，并提供两个月的回复期（可根据37 CFR 1.136(a)延长），以告知该实体并给予其回复机会。

对合并通知与命令的回复

合并通知与命令将提供以下三种回复选项：

若声明或证明并非虚假作出，则必须提交回复，其中包含足以反驳该申请中存在虚假声明或证明这一初步认定的解释和证据。仅依赖先前提交的声明或证明，或重新声明或重新证明，均不构成令人满意的回复。

若声明或证明是虚假作出的，但属于善意作出，则必须根据37 CFR 1.28(c)(2)或1.29(k)(1)（视情况而定）提供所欠费用不足总额的明细，并根据37 CFR 1.28(c)(2)或1.29(k)(2)（视情况而定）支付所欠费用不足总额，同时提供足以证明该声明或证明是善意作出的解释和证据。

若声明或证明是虚假作出的，且未提交善意解释，则必须提供所欠费用不足总额的明细并支付所欠费用不足总额，同时视情况提供在罚款一经评定后即支付罚款的提议。

USPTO将在作出最终认定前，根据具体情况对合并通知与命令的任何回复进行评估。例如，若回复中包含足以证明虚假声明或证明是善意作出的解释和证据，则USPTO将考虑为避免虚假声明或证明而采取的任何步骤的合理性（即根据37 C.F.R. 11.18(b)(2)进行的合理调查），并考虑该实体（如申请人或代理人）是否存在作出虚假声明或证明的行为模式。

USPTO的后续通知

在对合并通知与命令作出回复后，或在回复期届满后，USPTO通常会发出后续通知，其中将根据整体记录，就是否存在虚假声明或证明（导致至少一项费用以不符合条件的减免金额支付）作出最终认定。后续通知还将阐明罚款金额（如有）。在某些情况下，若事实需要，USPTO可能会在作出最终认定前要求提供更多信息。此外，USPTO可能会根据37 CFR 11.18(c)对该实体在USPTO的虚假声明或证明行为采取制裁措施。代理人仍须遵守USPTO《职业行为规则》，若违反该规则，将根据37 CFR 11.15、11.19和11.20受到制裁。详见37 CFR 11.101及后续条款。

对审查状态和专利期限调整的影响

当USPTO发出合并通知与命令时，在该申请中存在虚假声明或证明这一初步认定得到解决之前，USPTO将暂停对该申请的审查。USPTO将在费用不足和罚款问题均得到解决后，才恢复对该申请的审查。若USPTO最终认定该申请中存在虚假声明或证明，且该虚假声明或证明导致至少一项费用以不符合条件的减免金额支付，则该申请的专利期限调整（PTA）将受到影响。根据37 CFR 1.704(c)，若申请人未采取合理努力来结束申请的处理或审查，则可能导致37 CFR 1.703规定的调整期限缩短。在该申请中存在虚假声明或证明的问题得到解决之前，USPTO暂停对该申请的审查，这将导致审查延迟。由于该延迟是由虚假声明或证明造成的，因此该延迟属于申请人未采取合理努力来结束申请的处理或审查的情况，自USPTO发出合并通知与命令之日起，至所有适当的费用不足和任何评定的罚款全额支付之日止。

其他信息

仅当某实体在2022年12月29日或之后支付了不恰当的折扣费用时，该实体才需遵守35 U.S.C. 41(j)和123(f)规定的处罚条款。申请的提交日期与费用支付是否可能导致处罚无关。罚款一经评定，即为欠美国政府的债务，除非USPTO在收到进一步审查请求后确定评定有误。在处罚评定后仅支付费用不足金额，并不能免除欠美国政府的罚款，且将启动罚款收缴程序。即使申请被放弃或专利已过期，也必须支付罚款。此外，未在付款期限内支付罚款金额，可能会导致根据37 CFR 11.18采取制裁措施，包括终止相关程序。仅支付罚款金额而未支付费用不足金额，且在费用不足金额支付期限届满后，将导致申请被视为放弃。

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