扩大上诉委员会（EBA）就G1/24案作出了备受期待的裁决，该案涉及在评估专利性时如何解释专利权利要求这一基本问题。此次提请裁决源于上诉委员会之间在“是否应始终参考说明书和附图来解释权利要求，还是仅在权利要求不明确或存在歧义时才参考”这一问题上存在分歧的判例法。扩大上诉委员会认定，在解释权利要求时，应始终参考说明书和附图。

然而，对于本博主而言，扩大上诉委员会在G1/24案最终裁决中的措辞存在一个重要细微差别。扩大上诉委员会并未在裁决中明确规定应始终使用说明书来解释权利要求，而是下令应始终参考说明书来解释权利要求。对于本博主来说，参考说明书这一行为并不一定意味着说明书应被用于推翻原本清晰明确的权利要求语言。G1/24案中的问题3或许本可为这一问题提供一些澄清，但鉴于扩大上诉委员会对问题2的答复，其认定该问题不可受理。因此，与大多数提请裁决的案件一样，仍存在一些问题有待解决。

法律背景

扩大上诉委员会指出，《欧洲专利公约》（EPC）对权利要求解释原则提供的指导有限。相关规定如下：

《欧洲专利公约》第69条规定：

“欧洲专利或欧洲专利申请所授予的保护范围应由权利要求确定。然而，应使用说明书和附图来解释权利要求。”

《欧洲专利公约》第69条的解释议定书第1条补充规定：

“第69条不应解释为意味着欧洲专利所授予的保护范围应被理解为由权利要求中所用措辞的严格字面含义所界定，说明书和附图仅用于解决权利要求中存在的歧义。也不应解释为意味着权利要求仅起指导作用，而实际授予的保护范围可根据本领域技术人员对说明书和附图的考量，扩展至专利权人设想的内容。相反，第69条应解释为在这两个极端之间确定一个立场，该立场既为专利权人提供公平保护，又为第三方提供合理的法律确定性。”

《欧洲专利公约》第84条规定：

“权利要求应界定请求保护的主题。权利要求应清晰、简明，并得到说明书的支持。”

困扰欧洲专利局（EPO）的法律问题在于，在评估专利性时，应依据这些规定中的哪一条来解释权利要求，以及是否必须始终参考说明书和附图，还是仅在权利要求不明确或存在歧义时才参考。

案件背景

G1/24案的提请源于上诉委员会3.2.01在T 439/22案中的裁决，该案涉及菲利普·莫里斯公司（Philip Morris）的一项关于加热气溶胶生成制品的专利，该制品用于与电动气溶胶生成装置配合使用。本案的关键问题在于授权专利的权利要求1是否具有新颖性。权利要求1包含“聚拢片材”这一特征。专利权人认为，若对该术语赋予本领域通常含义，则权利要求1应被视为具有新颖性。反对者则认为，若根据说明书解释“聚拢片材”，则该术语将具有更宽泛但仍具有技术合理性的含义，这将导致缺乏新颖性。

提请裁决的上诉委员会发现，在权利要求解释方面存在不同的判例法，并向扩大上诉委员会提请了三个问题：

问题1：在根据《欧洲专利公约》第52至57条评估发明的专利性时，是否应适用《欧洲专利公约》第69条第1款第二句以及《欧洲专利公约》第69条解释议定书第1条来解释专利权利要求？

问题2：在解释权利要求以评估专利性时，是否可以参考说明书和附图，如果可以，是普遍可以这样做，还是仅在本领域技术人员认为单独阅读权利要求不明确或存在歧义时才可以这样做？

问题3：在解释权利要求以评估专利性时，是否可以忽略说明书中对权利要求中所用术语明确给出的定义或类似信息，如果可以，在什么条件下可以忽略？

提请裁决的上诉委员会发现，上诉委员会的判例法中存在几种不同的处理方式。关于问题1，一部分判例法将《欧洲专利公约》第69条及其解释议定书作为在评估专利性时解释专利权利要求的法律依据，而另一部分判例法则将《欧洲专利公约》第84条作为依据。还有一部分判例法未明确说明哪一条为法律依据。

关于问题2，提请裁决的上诉委员会发现了根本不同的处理方式。一部分判例法认为，上诉委员会在解释权利要求以评估专利性时，仅在本领域技术人员认为单独阅读权利要求不明确或存在歧义时才参考说明书和附图。另一部分判例法则认为，上诉委员会在解释权利要求以评估专利性时始终参考说明书和附图。

扩大上诉委员会的裁决

扩大上诉委员会认定问题1和问题2可受理，指出提请裁决的决定发现了判例法存在分歧，且这两个问题均涉及具有根本重要性的法律问题。另一方面，问题3被认定不可受理。扩大上诉委员会特别认为，问题3实际上包含在问题2之中，鉴于扩大上诉委员会将对问题2作出答复，其认为无需对问题3作出答复。

扩大上诉委员会从现有判例法中提炼出两条基本原则：

权利要求是根据《欧洲专利公约》第52至57条评估发明专利性的起点和依据。

在解释权利要求时，始终参考说明书和任何附图，而不仅在权利要求不明确或存在歧义时才参考。

扩大上诉委员会指出，原则1可被视为上诉委员会判例法中已确定的一点，而原则2则引发了不同的判例法。

问题1的答复：无明确法律依据

对于问题1，扩大上诉委员会认定，在评估专利性时，无论是《欧洲专利公约》第69条（及其解释议定书）还是《欧洲专利公约》第84条，作为解释权利要求的依据都不完全令人满意。

扩大上诉委员会解释称，《欧洲专利公约》第69条及其解释议定书“可以说仅涉及在国家法院和统一专利法院（UPC）提起的侵权诉讼”（第7段）。这一结论是从《欧洲专利公约》第69条及其解释议定书的措辞、起草历史以及它们在《欧洲专利公约》中的位置得出的，扩大上诉委员会指出，《欧洲专利公约》第69条位于关于“欧洲专利和欧洲专利申请的效力”的第三章。

关于将《欧洲专利公约》第84条作为替代依据，扩大上诉委员会同样持怀疑态度：“《欧洲专利公约》第84条涉及专利申请的内容，具有形式性，未提及发明，且未就如何解释权利要求提供指导。它仅对权利要求撰写人规定了应包含的内容，并对欧洲专利局规定了确定权利要求是否符合该目的的指令”（第8段）。

因此，扩大上诉委员会得出结论：“在评估专利性时，就《欧洲专利公约》条款而言，不存在明确的法律依据来解释权利要求。鉴于上述情况，对问题1的严格正式答复将是‘否’”（第9段）。

然而，扩大上诉委员会指出，其结论“并不意味着有必要从头开始创造新的权利要求解释原则”（第10段）。扩大上诉委员会观察到，无论将《欧洲专利公约》第69条还是第84条作为解释权利要求的依据，似乎都不会影响实践中所应用的原则。扩大上诉委员会特别指出，上诉委员会“以类似的方式应用这些条款的措辞来审查根据《欧洲专利公约》第52至57条的专利性。因此，存在可从其中提取适用权利要求解释原则的现有判例法”（第10段）。

问题2的答复：始终参考说明书

对于问题2，扩大上诉委员会给出了明确而果断的答复，驳回了将参考说明书限制在权利要求不明确或存在歧义情况下的判例法。对于扩大上诉委员会而言，这一判例法“与《欧洲专利公约》第69条的措辞，进而与其原则相悖。它也与《欧洲专利公约》各缔约国国家法院的实践以及统一专利法院的实践相悖”（第15段）。扩大上诉委员会特别认为，“欧洲专利局故意采用与其专利后续审判机构相反的实践，这一主张极具吸引力”（第16段）。

因此，扩大上诉委员会对问题2的答复是：“在解释权利要求时，始终参考说明书和任何附图，而不仅在权利要求不明确或存在歧义时才参考”（第18段）。

扩大上诉委员会的最终裁决如下：

权利要求是根据《欧洲专利公约》第52至57条评估发明专利性的起点和依据。在根据《欧洲专利公约》第52至57条评估发明的专利性时，应始终参考说明书和附图来解释权利要求，而不仅在本领域技术人员认为单独阅读权利要求不明确或存在歧义时才参考。

与统一专利法院的比较

扩大上诉委员会指出，统一专利法院目前的判例法似乎与其结论一致。其特别引用了统一专利法院上诉法院在NanoString Technologies诉10x Genomics案（The IPKat）中的裁决。NanoString案裁决要点的语言与扩大上诉委员会在G1/24案中的裁决语言相似。在NanoString案中，统一专利法院规定：“必须始终将说明书和附图用作解释专利权利要求的解释性辅助工具，而不仅用于解决专利权利要求中的任何歧义。”统一专利法院和扩大上诉委员会在权利要求解释方法上的一致性值得欢迎。然而，对于本博主而言，在整体披露内容或个别定义应在多大程度上影响权利要求解释方面，仍存在一些分歧的空间。毕竟，参考字典获取定义是一回事，使用该定义则是另一回事。

这对说明书修改意味着什么？

最初，有人猜测扩大上诉委员会将利用G1/24案的提请裁决来解决另一个相关且有争议的问题，即说明书是否应根据权利要求进行修改（The IPKat）。然而，尽管G1/24案未直接涉及说明书修改问题，但似乎说明书修改问题也可能很快成为EP 2124521 B1案（T 697/22）（感谢DX托马斯指出这一点！）中提请裁决的主题。

从某种程度上说，G1/24案的裁决结果支持了以下观点，即在权利要求与说明书存在差异的情况下，为确保法律清晰性，应对说明书进行修改。然而，值得注意的是，其他如美国等严重依赖说明书进行权利要求解释的司法管辖区并不要求修改说明书。毕竟，正如扩大上诉委员会在G1/24案裁决中强调的那样，权利要求是评估专利性的起点和依据（第12段）。此外，鉴于G1/24案仅要求参考说明书，而并非一定使用说明书直接解释或推翻权利要求的语言，说明书无需修改的观点仍具有一定说服力。

最终思考

因此，在G1/24案中，扩大上诉委员会并未声明应始终使用说明书来解释权利要求，而是仅要求应始终参考说明书来解释权利要求。对于本博主而言，这两者之间存在关键区别。参考说明书并不自动等同于使用说明书推翻权利要求的明确含义，也不一定意味着必须将说明书中的定义直接纳入权利要求。

提请裁决的上诉委员会在T 439/22案中现在必须将G1/24案的裁决应用于该案。具体而言，说明书中对“聚拢”的更宽泛定义是否会影响该术语在权利要求中的解释方式。对于本博主而言，问题仍然在于，参考说明书解释权利要求是否意味着T 439/22案中的权利要求涵盖了螺旋状烟草，还是权利要求的清晰语言优先于说明书中的定义。

来源：https://ipkitten.blogspot.com/2025/06/eba-decides-g124-on-claim.html

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