Alnylam诉Moderna案及定义的审慎使用:欧洲视角

时间:2025-06-30

来源:The IPKat

作者:Dr Rose Hughes

类型:专利


涉及国家/地区:美国

发布时间:2025-06-30

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美国联邦巡回上诉法院近期就Alnylam诉Moderna案作出的裁决,涉及mRNA疫苗递送技术领域一场持续且高风险的复杂纠纷。对Alnylam而言,这是一次打击——联邦巡回法院认定,鉴于专利说明书中对一个技术术语的定义缩小了权利要求的范围,Moderna并未侵犯Alnylam的脂质纳米颗粒(LNP)平台专利。联邦巡回法院得出结论,Alnylam在说明书中纳入该定义,是自行充当了术语释义者,故意缩小了该术语的含义。因此,Alnylam诉Moderna案的裁决,确认了美国既定的判例法,即专利的说明书可充当权利要求的“词典”。美国在这一领域明确的判例法,与欧洲目前对于是否以及如何使用说明书来解释欧洲专利权利要求的不确定性形成鲜明对比(G 1/24)。与扩大上诉委员会(EBA)在G 1/24案中的提呈问题一样,Alnylam诉Moderna案进一步证实了专利说明书中过度使用套话所固有的风险(IPKat)。


法律背景:美国专利法中的术语释义

根据美国既定的专利法原则,权利要求术语通常被赋予本领域普通技术人员所理解的普通和常规含义。然而,在两种特定情形下,这一推定可被推翻。其一,专利权人自行充当术语释义者,明确给出了与术语普通和常规含义不同的定义。其二,专利权人在说明书中或在专利审查过程中(文件记录的禁止反悔)放弃了对权利要求术语的全部保护范围(IPKat)。确立任一例外情况的门槛都很高。特别是,要适用术语释义排除原则,证据必须明确给出或重新定义权利要求术语,以使本领域技术人员能够注意到专利权人有意重新定义该术语(美国专利商标局审查指南2111.01、2173.01,CCS健身公司诉布伦瑞克公司案,联邦巡回法院,2022年)。


案件背景:LNP疫苗纠纷

本案裁决涉及围绕mRNA疫苗递送技术(包括新冠疫苗)的持续专利纠纷。在此特定案件中,Alnylam对Moderna提起了两起专利侵权诉讼。Alnylam主张,Moderna的mRNA新冠疫苗SPIKEVAX侵犯了其第11246933号和第11382979号美国专利,这两项专利涉及用于向人体递送核酸的脂质纳米颗粒(LNPs)。更广泛的LNP/新冠疫苗纠纷极为复杂,是技术自由实施与专利性之间重要交集的典型案例,这些技术既涉及产品知识产权,也涉及平台知识产权(IPKat)。


本案的核心问题涉及权利要求中一个技术术语的定义:“支链烷基”。专利权利要求中明确为“一种支链烷基,其中支链出现在相对于可生物降解基团的α位”。在化学领域,“支链烷基”通常被理解为非直链烃链,其支链点可包括仲碳(与其他两个碳原子相连)。然而,与该常规定义不同,Alnylam的专利说明书给出了该术语更具限制性的定义。说明书指出:“除非另有规定,术语‘支链烷基’是指该基团中的一个碳原子(1)与至少三个其他碳原子相连,且(2)不是环状基团的环原子。”


地区法院认为,从该定义可以明确看出,Alnylam自行充当了“支链烷基”这一术语的释义者,并将权利要求中使用的“支链烷基”的含义缩小为该基团中的一个碳原子与至少三个其他碳原子相连。根据这一更窄的定义,地区法院认定Moderna未侵犯这两项专利。


在上诉中,联邦巡回法院确认了地区法院的裁决。联邦巡回法院特别指出了一些支持说明书定义具有缩小范围作用的事实。其一,相关句子出现在“定义”标题下。其二,待定义的术语“支链烷基”用引号标出。其三,该句子使用了“指”这一表述,通常传达了该句子具有定义性质的意图。其四,在“定义”部分的其他地方,Alnylam使用了与争议中的“指”表述形成对比的非限制性术语。最后,纳入“除非另有规定”这一短语表明,该句子的其余部分阐述了一般适用的规则或定义。


联邦巡回法院在结论中解释了其严格做法背后的常见政策理由:“在专利背景下,定义至少应具有同等效力,这是有充分理由的:公众知情是一项核心政策,公众依赖是已知的现实,精确性至关重要,且申请人对提供定义有充分的控制权,因此,当明确给出定义时,公众通常有权期望对例外情况有明确的告知”(第12页)。


因此,联邦巡回法院维持了地区法院的权利要求解释和非侵权判决。


欧洲视角

美国联邦巡回法院在Alnylam诉Moderna案中明确的裁决和推理,与欧洲目前在权利要求解释以及说明书定义的重要性方面的不确定性形成鲜明对比。人们希望,正在审理中的提交至扩大上诉委员会(EBA)的G 1/24案将解决欧洲存在的一些不确定性。


G 1/24案源于菲利普·莫里斯公司一项关于加热不燃烧电子烟的专利,该专利要求“一张聚集的气溶胶形成材料片”,其中关键的新颖性问题在于,披露了“可螺旋缠绕”烟草的现有技术是否预见了“聚集的”烟草片。按照本领域对“聚集的”烟草这一术语的理解,通常不会认为其包括螺旋缠绕的烟草。然而,不知出于何种原因,该专利的说明书将“聚集的”更宽泛地定义为“卷曲、折叠或以其他方式压缩或收缩”的烟草。根据这一更宽泛的定义,该术语的范围足以涵盖现有技术中的螺旋缠绕烟草。鉴于关于如何使用说明书来解释权利要求的判例法存在冲突,扩大上诉委员会被要求澄清在解释权利要求时是否应参考说明书,以及说明书是否可以作为专利定义的“词典”,即用美国的说法,专利权人是否可以自行充当术语释义者。


在本Kat看来,专利权人是否可以自行充当术语释义者这一问题,与是否应在整个说明书的背景下解读权利要求以及/或者是否应使用说明书来解决权利要求中缺乏清晰性的问题有所不同(IPKat)。然而,我们期待扩大上诉委员会对该案的解释和裁决。


最终思考

无论G 1/24案的结果如何,其传达的核心信息与Alnylam诉Moderna案相同。美国和欧洲的专利权人都应格外谨慎,避免在说明书中使用套话定义。正如Alnylam诉Moderna案所示,过于狭窄的定义可能导致维权问题。同样,正如G 1/24案所强调的,过于宽泛的定义可能导致不可预见的无效问题。在欧洲,修改说明书定义,例如使说明书与权利要求一致,或描述现有技术背景,还存在违反欧洲专利局(EPO)对新增内容严格限制的额外风险(IPKat)。


在本Kat看来,在大多数情况下,在专利说明书中对常用术语使用套话定义是没有必要的。如果专利权人希望缩小或扩大其发明的范围,使之有所不同,最佳且最安全的方式是在权利要求中进行,而不是通过说明书定义的“后门”方式(IPKat)。


然而,也存在需要定义性语言的情况,例如在欧洲,必须对不寻常的参数进行定义。有趣的是,联邦巡回法院在Alnylam诉Moderna案中的裁决与在Baxalta公司诉Genentech公司案(联邦巡回法院,2022年)中的裁决形成对比,在后一案中,鉴于定义性表述的总体语气更为宽泛,“抗体”的狭义定义被认定未对权利要求构成限制。因此,Alnylam诉Moderna案真正告诉我们的是,并非要不惜一切代价避免所有定义,而是要谨慎对待定义的呈现方式,并尽可能以非限制性的方式提供定义。


原文:https://ipkitten.blogspot.com/2025/06/alnylam-v-moderna-and-judicious-use-of.html

本文原文为英文,中文为机器翻译,仅供参考,如有问题或建议,欢迎随时与我们联系。

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