在最近的一项判决中，英格兰及威尔士上诉法院（以下简称“法院”）援引了最高法院在Sky v SkyKick案中的里程碑式判决（参见IPKat此处），认定一方当事人不得就英国设计权请求宣告无效，因为该方此前已就其在英国脱欧前的欧盟等效设计权请求宣告无效未果。

背景

第一上诉人Praesidiad Holding BVBA（以下简称“Praesidiad”）是一家设计和制造高安全性围栏及周界系统的公司，拥有保护其“Bekasecure”围栏柱设计的注册共同体设计（RCD）。

2018年，Praesidiad在英国对被告Zaun Limited（以下简称“Zaun”）提起诉讼，指控Zaun侵犯了RCD（以下简称“侵权诉讼”）。Zaun回应称，在欧盟知识产权局（EUIPO）针对RCD提起宣告无效诉讼（以下简称“无效诉讼”），理由是RCD缺乏新颖性和/或独特性，或仅由其技术功能决定。

2018年10月，高院（作为共同体设计法院）下令暂停侵权诉讼，直至无效诉讼最终裁决。

英国与欧盟的《退出协议》于2019年10月17日达成，但直到2020年2月1日才生效。知识产权完成日（脱欧实施期结束）为2020年12月31日。

2023年6月，经过多次上诉，EUIPO上诉委员会最终发布确认性决定，维持RCD的有效性，驳回了Zaun的所有无效挑战。

因此，侵权诉讼的暂停解除，Praesidiad继续提交了修改后的诉状。然而，Zaun在其答辩和反诉中再次请求对RCD及在知识产权完成日后自动生成的等效英国注册设计宣告无效。

若没有发生脱欧（叹息），Zaun将因既判力原则而被禁止挑战RCD的有效性。高院需要回答的问题本质上是，脱欧是否影响了这一立场。高院认为没有影响，并驳回了Zaun的反诉。Zaun向上诉法院提起上诉（以下简称“上诉”）。

法院的判决

与上诉相关的主要立法条款是《共同体设计条例》（CDR）第86(5)条和《退出协议》第67(1)条。

《共同体设计条例》第86(5)条，位于第九章“管辖权与程序”中，规定：“如果欧盟知识产权局已就相同标的和诉讼原因、涉及相同当事人的申请作出最终决定，则不得提出宣告注册共同体设计无效的反诉。”

《退出协议》第67(1)条实质上规定，《共同体设计条例》中“关于管辖权的条款”适用于过渡期结束前启动的法律程序及与此类程序相关的诉讼/行动。

关于既判力和滥用程序，法院援引了Virgin Atlantic v Zodiac [2013] UKSC 46中确立的原则。

Zaun的上诉基于以下三项理由：

1. 高院错误地认定《共同体设计条例》第86(5)条是《退出协议》第67(1)条意义上的“关于管辖权的条款”；  

2. 高院错误地认定第86(5)条继续适用于本案程序；  

3. 高院错误地认定Zaun因既判力或滥用程序而被禁止提出反诉，且普通法原则不适用于英国设计权，因为EUIPO从未考虑过英国设计权的有效性。

理由1

Zaun辩称，高院错误地认定《共同体设计条例》第九章整体构成“关于管辖权的条款”，并且无论如何，第86(5)条不是关于管辖权的条款，而是涉及程序或实体法。

法院不同意此观点，认为第86(5)条显然不提供实体抗辩：该条款位于第九章“管辖权与程序”中，且并未规定反诉被告有抗辩权，而仅规定“不得提出反诉……”。因此，它涉及共同体设计法院的标的管辖权。

法院认为，这一推理得到一系列判例支持，尤其是最高法院在SkyKick案中的近期判决。在该案中，对于2020年12月31日在英国悬而未决的欧盟商标侵权和有效性诉讼，最高法院认定英国的欧盟商标法院在此后保留完全管辖权处理这些问题。

法院援引了Kitchin勋爵和Reed勋爵的同意判决，后者指出：“法律确定性的基本原则及法治的一个方面是，事件的法律后果通常根据事件发生时的现行法律确定，而非后来引入的不同法律。”

理由2

Zaun承认其第二项上诉理由与第一项成败与共，因此法院认为无需单独讨论。

理由3 

关于第三项理由，法院同意Zaun的观点，即高院错误地认定Zaun对英国设计权无效宣告的反诉受《共同体设计条例》第86(5)条限制，因为该条款仅适用于共同体设计。

然而，事实是英国设计权与RCD具有相同的实体有效性条件，并赋予相同的实体权利。它“源自”RCD，其衍生性质使高院有权在宣告母共同体注册设计无效时一并宣告其无效。

因此，法院同意高院的观点，即既判力和滥用程序原则（特别是问题禁止反言）适用于阻止Zaun重新诉讼英国设计权的有效性。

评论 

尽管本案可能更多出于学术原因而非广泛适用性而引人注目，但法院确实回答了一个相当棘手的问题，并有效关闭了知识产权侵权诉讼中机会主义被告利用脱欧进行“第二次尝试”的大门。

原文：https://ipkitten.blogspot.com/2025/05/court-of-appeal-of-england-and-wales.html

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