近期判决T 1913/21凸显了第二非医疗用途权利要求与工艺权利要求之间的关键区别。上诉委员会认为，根据既定判例法，若发明的技术效果仅作为生产产品工艺的一部分而实现，则该权利要求必须被视为工艺权利要求，而非第二非医疗用途权利要求。这一区分对权利要求的新颖性和保护范围具有重要影响。

法律背景：非医疗用途权利要求与工艺权利要求的新颖性

第二非医疗用途权利要求与工艺权利要求的区分对于新颖性评估至关重要。使用权利要求，例如化合物X用于（非医疗）用途Y的使用，是欧洲可接受的权利要求形式。然而，与工艺权利要求相比，针对此类权利要求的新颖性评估适用特定的判例法（IPKat）。第二医疗用途权利要求则适用不同的规定。

对于第二非医疗用途权利要求，适用扩大上诉委员会（EBA）在G 2/88和G 6/88号决定中确立的原则。根据这些决定，一项基于新发现的技术效果、针对已知化合物特定非医疗用途的权利要求，应被解释为将该技术效果作为权利要求的功能性特征。因此，只要该技术特征此前未被披露，此类权利要求即具有新颖性（另见《上诉委员会判例法》，I.C.8.1.3）。

换言之，根据G 2/88和G 6/88号决定，即使实施该用途所需的物理活动已为公众所知，基于已知化合物新发现技术效果的新用途仍可具有新颖性。例如，将化合物用作杀菌植物喷雾剂，即使该化合物作为通用植物喷雾剂的使用已为公众所知，其杀菌用途仍可能被视为具有新颖性。尽管该化合物的杀菌用途和效果可能被视为先前植物喷洒用途所固有的，但新用途被认为将杀菌技术效果作为权利要求的技术特征，从而使权利要求具有新颖性（T 231/85）。

非医疗用途权利要求不授予已知产品的专利保护

扩大上诉委员会在G 2/88号决定中明确指出，其关于第二非医疗用途权利要求的认定专门适用于不产生产品的使用权利要求（第5.1条）。对于工艺权利要求，《欧洲专利公约》（EPC）第64(2)条规定：“如果欧洲专利的主题是工艺，则该专利所授予的保护应延伸至通过该工艺直接获得的产品。”鉴于根据G 2/88号决定，此处所考虑的使用不产生产品，因此也不应属于《欧洲专利公约》第64(2)条的适用范围。因此，第二非医疗用途权利要求不能作为通过后门方法为已知产品获得专利保护的途径，即使已识别出该产品的新功能特征。

案例背景：抗体制造

T 1913/21案涉及百健（Biogen）的欧洲专利EP 2707383，该专利涉及在制造过程中（如抗体制造）防止和消除蛋白质中三硫化物键形成的方法。抗体中不期望的三硫化物键通常是可能无意中影响抗体预期功能的修饰。上诉中的权利要求1如下：

“使用半胱氨酸降解抑制剂减少蛋白质中三硫化物键的形成，其中半胱氨酸降解抑制剂选自丙酮酸[……]，其中该使用包括：在有效量的半胱氨酸降解抑制剂存在下培养表达所述蛋白质的细胞，从而减少所述蛋白质中三硫化物键的形成[……]”

权利要求解释：使用权利要求还是工艺权利要求？

在罗氏（Roche）提出异议后，该专利被认为具有新颖性和创造性。异议部将权利要求1解释为指向例如丙酮酸用于减少蛋白质中三硫化物键形成的第二非医疗用途权利要求，其中丙酮酸在减少三硫化物键形成方面的技术效果被视为权利要求的限定功能特征。在上诉中，核心问题在于该权利要求应解释为第二非医疗用途权利要求（如专利权人所主张）还是生产蛋白质的工艺权利要求（如异议人所主张）。

在上诉中，上诉委员会不同意异议部的分析。上诉委员会特别认为，该权利要求应被视为生产蛋白质的工艺权利要求，而非G 2/88和G 6/88号决定意义上的非医疗用途权利要求。上诉委员会指出：

“所主张的主题包括实施工艺步骤，这些步骤导致产品的生产。根据G 2/88和G 6/88号决定所确立的原则[……]，无论权利要求是否起草为‘使用’化学化合物，所主张的主题都必须被视为生产具有‘减少’三硫化物键的蛋白质的工艺。”（第20条）

上诉委员会指出，权利要求中所述的技术效果（“减少蛋白质中三硫化物键的形成”）只能作为生产蛋白质工艺的一部分而实现：

“如果一项发明涉及物理实体的新技术效果，而该效果只能作为生产或制造产品的工艺的一部分而实现，以至于该效果与生产工艺不可分割且不能独立于生产工艺而存在，则指向利用该物理实体实现该效果的‘使用’的权利要求必须被视为指向生产工艺本身。”（第23条）

在将权利要求解释为工艺权利要求后，上诉委员会据此评估了权利要求的新颖性。现有技术文件披露了在丙酮酸存在下培养细胞生产重组蛋白质的工艺。这些文件未明确提及“减少三硫化物键形成”的技术效果。然而，上诉委员会认为，由于所主张的主题是生产产品的工艺，因此所述目的或效果并非限定特征。因此，上诉委员会得出结论，权利要求1缺乏新颖性。

相互冲突的判例法？

专利权人请求将案件提交扩大上诉委员会，主张上诉委员会的权利要求解释方法偏离了G 2/88号决定。然而，上诉委员会驳回了这一请求，理由是G 2/88号决定的教导仅限于真正的使用权利要求，因此其已正确适用了该决定。上诉委员会还引用了若干先前判决，包括T 1855/06、T 304/08、T 1179/07、T 684/02，这些判决也强调了G 2/88和G 6/88号决定的有限适用性。

有趣的是，上诉委员会仍承认就此问题存在分歧判例法。在其推理中，上诉委员会明确不同意T 0062/02和T 1011/04号决定，这些决定曾以G 2/88号决定的意义解释类似权利要求。针对这一分歧，上诉委员会在本案中解释称，T 0062/02和T 1011/04号决定与既定判例法相悖。根据上诉委员会的观点，这些先前判决的一个关键缺陷是，它们未就《欧洲专利公约》第64(2)条下使用权利要求与工艺权利要求的区分进行推理。对于上诉委员会而言，这些先前判决未解决为何当技术效果涉及产品属性而非使用本身时，该效果应被视为权利要求的功能特征。

最终思考

T 1913/21号决定进一步阐明了非医疗用途权利要求与工艺权利要求在新颖性评估中的区别。上诉委员会在决定中明确指出，权利要求的格式，尤其是是否包含“使用”一词，并非决定性因素。重要的是所主张的技术主题。

因此，本案证实，即使权利要求起草为“使用”权利要求，也不能规避这样一个事实：当权利要求定义了生产产品的工艺时，该权利要求将被视为工艺权利要求。因此，即使化合物的技术效果与生产工艺密不可分，欧洲专利局（EPO）仍可能将该权利要求视为工艺权利要求，而非使用权利要求，无论权利要求格式如何。

抗体制造专利若保护的是行业采用的通用方法，则可能具有价值。然而，工艺专利也存在显著缺陷，因为竞争对手可能容易绕过工艺权利要求或使用该方法而不易被专利权人察觉。本案中的专利权人面临更为根本的问题，即其寻求保护的抗体制造工艺涉及抗体制造中已普遍使用的化合物。因此，尽管已识别出该化合物的新技术效果且权利要求采用“使用”格式，该方法仍被认为本质上为现有技术方法所披露。

原文：https://ipkitten.blogspot.com/2025/04/use-versus-process-patents-implications.html

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