在近期一项决定（O/1219/24）中，伦敦交通局（TfL）试图将“MIND THE GAP”这一标语注册为英国商标（UKTM），英国知识产权局（UKIPO）基于TfL与服装零售商GAP公司（ITM）Inc.（以下简称“GAP”）先前协议中的合同条款，以恶意为由部分驳回了TfL的申请。

背景

2021年9月，负责伦敦大部分交通网络的政府机构TfL提交了一份申请（以下简称“该申请”），欲将“MIND THE GAP”这一文字商标（以下简称“该商标”）注册为第9类（眼镜和头盔）及第18类（皮革制品、包、雨伞等）商品和服务的英国商标。GAP作为同名时尚零售品牌的所有者，基于全部理由对该申请提出了异议，即：

该申请是恶意提出的（《1994年商标法》（TMA）第3(6)条）；

该商标与在先商标相似，且申请注册的商品和服务相同或相似，存在混淆的可能性（《商标法》第5(2)条）；

该商标与在先商标相同或相似，且该在先商标享有声誉，注册该商标将不公平地利用该在先商标的显著特征或声誉，或对其造成损害（《商标法》第5(3)条）；以及

使用该商标可能因仿冒行为而被禁止（《商标法》第5(4)(a)条），或构成基于在先权利的侵权（《商标法》第5(4)(b)条））。

针对基于《商标法》第3(6)条和第5(4)(b)条提出的异议理由，GAP援引了2004年TfL与GAP签订的一份保密和解协议（以下简称“该协议”），GAP声称提交该申请和使用该商标均将违反该协议。双方均认可该协议禁止TfL单独就“服装配饰”注册“MIND THE GAP”字样，但TfL对此提出异议，认为该协议不适用于该申请所涵盖的商品和服务，TfL将其描述为“眼镜、包和行李”。就《商标法》第5(2)条、第5(3)条和第5(4)(a)条而言，GAP援引了其在第9类和第18类商品上注册的多个“GAP”文字商标，以及“GAP”名称或商标在服装、鞋类和头饰使用中所获得的商誉。另一方面，TfL则辩称，该商标是一条警示语和口号，已成为伦敦地铁系统的代名词，不应被拆分为单个词语进行分析。因此，TfL否认该商标与GAP的在先商标存在任何相似性，也否认存在仿冒行为。

英国知识产权局的裁决

商品/服务及商标的相似性

英国知识产权局首先驳回了TfL要求GAP证明其在先商标实际使用的要求，随后转而审理GAP根据《商标法》第5(2)条提出的论点。在相似性问题上，英国知识产权局认为，该申请中涉及的包类商品显然与GAP在先注册的第18类商品相同。GAP还试图主张其在第25类商品上享有声誉，并要求英国知识产权局据此评估此类商品与该申请中第9类和第18类商品说明之间的相似性（基于Canon、Hesse诉欧共体内部市场协调局和Boston Scientific诉欧共体内部市场协调局案）。然而，英国知识产权局不同意GAP关于“高度相似”的论点，认为：

第25类的头饰（如帽子）通常与防护性头饰（如头盔）的用途不同，且通常由不同材料制成，因此即使它们属于相似商品，相似度也较低；

根据尼斯分类，服装用皮带（包括皮革皮带）属于第25类，而非第18类，而第18类的肩带则用于携带物品；

包用皮带在性质上可能与服装用皮带相似，但用途不同；因此，任何相似性都较低；

钱包和钱夹与服装和钱袋的相似度适中，因为它们可能具有互补性或竞争性；以及

第25类的帽子与第18类的帽盒既不具有互补性，也不具有竞争性，因此不属于相似商品。

至于双方商标的相似性，GAP辩称，至少在平均程度上存在视觉相似性，因为“GAP”是该商标的焦点，且该商标能够进行正常和公平的展示，从而特别突出“GAP”元素。英国知识产权局驳回了这一论点，援引了Herno诉Miss Sparrow案，该案认为，这种做法将违反法定测试标准，即判断混淆是否“因商标与标志之间的相似性而产生”；风格化不属于商标的组成部分。因此，英国知识产权局同意TfL的观点，即“GAP”只是构成该商标的三个词语之一，因此该商标与GAP的在先商标之间仅存在低至中度的视觉和听觉相似性。此外，对于服装和包的普通消费者而言，GAP的在先商标概念似乎与该商标不同，因为它不具有任何警示含义。

混淆的可能性

GAP声称存在直接和间接混淆的可能性，且其在先商标的显著特征加剧了直接混淆的可能性。

英国知识产权局承认，“GAP”是该商标中“MIND THE...”之后的部分，但这并不意味着“GAP”是该商标的显著和主导元素，因为普通消费者通常会将商标视为一个整体，特别是在词语组合被理解为具有警示意义（即具有特定含义）的情况下。在本案中，该商标中使用的术语自20世纪60年代以来至少已被伦敦地铁系统的用户理解为具有特定的警示意义。

英国知识产权局认为，该商标中使用的三个词语构成了一个具有“对英国相当一部分公众而言具有强烈、具体、概念性意义”的复合术语，这一事实具有相关性，因为它降低了（在英国知识产权局看来，降低至零）该部分公众将该商标与仅由这三个词语之一组成的另一个商标相混淆的风险。因此，不存在直接混淆的可能性。

至于间接混淆，英国知识产权局也驳回了这一论点，认为普通消费者不太可能将“MIND THE GAP”拆分为“MIND THE”和“GAP”，并忽视或贬低“MIND THE”在复合术语中的显著意义。此外，没有证据表明消费者会联想到GAP历史上使用过的“fall into the Gap”或“meet me in the Gap”等口号。

仿冒行为

在仿冒行为问题上，英国知识产权局再次认为GAP的论点不成立，因为就该申请所涵盖的商品使用该商标不会构成对公众的误导，使其认为这些商品与申请人有关联，这与不存在混淆可能性的理由相同。

《商标法》第5(3)条

关于《商标法》第5(3)条的理由，英国知识产权局承认GAP在英国在服装、鞋类和头饰方面享有声誉，且“GAP”商标通过在这些商品上的广泛使用而具有高度显著性。

然而，考虑到英国知识产权局在混淆可能性问题上的发现，它也认为，没有显著比例的英国消费者会将第9类和第18类商品上使用的该商标与第25类商品上使用的“GAP”商标联系起来。即使他们建立了这种联系，这种联系也将非常微弱，以至于无法产生实际效果。

该协议

GAP试图主张，其根据该协议享有的合同权利构成《商标法》第5(4)(b)条意义上的在先权利。然而，GAP未能找到任何英国或欧盟层面的案例，表明合同权利曾被主张为根据该条款享有的在先权利，更不用说成功依赖该权利了。

英国知识产权局认为，事实上，该协议的标的是双方拥有的商标权利；它并未创造保护任何其他类型标志的权利。此外，无论如何，《商标法》第5(4)(b)条并不保护与商标相关的私人合同权利。

恶意

最后，关于GAP根据《商标法》第3(6)条提出的恶意主张，英国知识产权局指出（遵循英国最高法院最近在Sky诉Skykick案中的裁决），申请人明知或理应知道其申请将违反与第三方的协议，这与诚实信用原则不符，并可能使该申请因恶意而被拒绝或无效。

英国知识产权局对该协议的各项条款进行了冗长的分析，其中大部分因保密原因已从裁决中删除，并发现，事实上，就钱包和钱夹（以及此类广泛类别下的商品）单独注册“MIND THE GAP”字样的申请是出于恶意提出的。

这是因为（除其他因素外），TfL没有合理理由相信（如其所称）该协议已终止（因为TfL在该协议据称终止后仍继续遵守其条款），也没有合理理由相信该协议因英国脱欧而不再适用于英国。即使如此，TfL试图利用这一技术上的排除条款来摆脱其先前自愿接受的条款，这显然违背了该协议的精神和目的，即使未违背其字面意义。

因此，根据该协议的条款，TfL在提交申请时不得就“服装配饰”单独注册“MIND THE GAP”字样。鉴于第25类商品与钱包和钱夹之间存在中度相似性，恶意理由成立。该申请中涵盖的其余商品可继续注册。

评论

鉴于最高法院在备受争议的Sky诉Skykick案后就恶意异议/撤销问题重新引发了关注，本案将引起英国商标从业者的兴趣。显然，寻求在英国注册商标的申请人需要更加关注（并可能采取更为保守的态度）可能与申请商标相关的任何共存或和解协议条款。尽管这些条款本身不能通过商标法强制执行，但它们将是任何恶意评估中的相关因素。

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原文：https://ipkitten.blogspot.com/2025/03/ukipo-tells-tfl-to-mind-gap-in-partial.html