聚焦庭审!关于口头审理前程序进展的探讨

时间:2025-04-02

来源:IPKat

作者:

类型:商标;专利;版权;域名


涉及国家/地区:欧盟

发布时间:2025-04-02

技术领域:{{fyxType}}

今天是备受瞩目的G 1/24号案件口头审理日。该转介案件涉及一个专利法的基本问题,即专利权利要求应如何解释。IPKat的友人格雷格·科科伦(Greg Corcoran)将带我们回顾该转介案件的背景、最新提交文件的详情,并指出今日庭审中值得关注的关键要点。接下来,让我们听听格雷格怎么说!


“今天是3月28日星期五,扩大上诉委员会(EBA)将听取转介案件G 1/24各方当事人和欧洲专利局(EPO)的陈述,该案件涉及在权利要求解释中使用说明书的问题,我们曾在此处首次报道。这一转介案件受到了异乎寻常的高度关注,原因之一是该决定可能影响所有欧洲专利从业者的实践。委员会收到了30多份非当事人意见陈述(Amicus Briefs),其中包括两份逾期提交的和两份来自同一方(欧洲专利律师协会,epi)的意见陈述。EPO局长提交了意见,有些人可能认为这些意见颇具争议。EBA的初步意见异常简短,许多评论文章的篇幅都超过了该意见本身。为准备今日的庭审,以下是截至目前该案件的一些进展亮点。


案件背景

该转介源于对菲利普·莫里斯公司一项吸烟物品专利(EP 3076804)的异议。异议决定被上诉,上诉方要求上诉委员会判定,在判断权利要求术语“聚集”的广义解释时,能否参考专利说明书中的定义,而非本领域技术人员所公知的含义。


判例法分歧

在T 439/22号中间决定中,转介委员会指出,在根据说明书解释权利要求方面存在判例法分歧,这些判例法同时引用了《欧洲专利公约》(EPC)第84条和第69条。


第一类判例法,例如T 223/05号决定,主张在EPO程序中应适用《欧洲专利公约》第84条,而非第69条:专利权利要求应主要根据其自身内容进行解读和解释,而不应借助说明书和附图。如果权利要求措辞对本领域技术人员而言结合公知常识是清晰的,则无需参考说明书。只有在权利要求缺乏清晰性时,才可例外地参考说明书和附图。说明书中仅存在的特定含义(而权利要求中不存在)不能用于将已授权权利要求的明显宽泛术语解释为狭义含义。限制仅参考权利要求本身,或在必要时参考权利要求和说明书,据称可确保权利要求对本领域技术人员而言是清晰且无歧义的(《欧洲专利公约》第84条)。这确保了专利权人在授权前审查过程中不能采用比授权后更狭义的解释,从而防止“安哥拉猫”现象的发生。


第二类判例法,例如T 1473/19号决定,“《欧洲专利公约》第69条及其议定书是EPC中唯一包含权利要求解释规则的条款”,且“权利要求必须满足《欧洲专利公约》第84条的要求,以便能够根据《欧洲专利公约》第69条确定专利所赋予的保护范围(参见G 2/88,理由2.5)”。与第一类判例法不同,在解释权利要求时通常会考虑说明书。尽管在解释权利要求时应考虑说明书和附图(《欧洲专利公约》第69(1)条),但权利要求在确定保护范围方面具有优先地位。这认识到,不能将在说明书中而非权利要求中仅存在的特征读入权利要求。


一些评论人士指出,转介委员会在引用G 2/88和G 6/88号决定时提及了统一专利法院(UPC)上诉法院对Nanostring诉10x Genomics案的判决(该判决认为《欧洲专利公约》第69条适用于专利性)。Nanostring案现已成为UPC关于权利要求解释的主要案件。转介委员会是否暗示EPO应遵循UPC的做法,或至少关注UPC实践的发展?


判例法分歧的核心在于EPO在授权前和异议程序中如何适用《欧洲专利公约》第84条和第69条进行权利要求解释。


转介问题和初步答案


因此,鉴于判例法存在分歧,转介委员会决定就转介问题作出决定,以确定在通过参考说明书中的“聚集”来扩大权利要求范围时,所引用的现有技术是否相关。转介问题(为简洁起见已简化)如下:


问题1)《欧洲专利公约》第69(1)条及其议定书是否是权利要求解释的法律依据?

问题2)在解释权利要求时,是否应参考说明书和附图?

问题3)说明书能否作为专利的定义词典?


非当事人意见陈述、局长意见和佩格拉姆的第三方意见


各方提交了28份非当事人意见陈述,涉及各个技术领域,数量之多实属罕见。针对转介问题,大多数意见陈述对第一个问题作出了肯定答复;除一份意见陈述外,其余均对第二个问题作出了肯定答复;对于第三个问题,大多数意见陈述指出,说明书中对权利要求术语的定义不应被忽视。值得注意的是,超过三分之一的意见陈述引用了T 56/21号决定,该决定在意见陈述提交截止日期前不久作出。人们原本预期该案会就说明书修改的实践提出转介,但该案上诉委员会决定,在授权时修改说明书是不恰当的,无需转介,我们曾在此处报道。


EPO局长在提交非当事人意见陈述的同时提交了其意见。其论点与任何一份非当事人意见陈述均不同,认为EBA在解释《欧洲专利公约》第84条时,应考虑EPO在授权前根据已授权权利要求修改说明书的既定实践。他认为这一实践对于确保权利要求解释的一致性至关重要。他引用了T 438/22号决定(我们曾在此处报道),该决定肯定了修改说明书的实践,且与T 56/21号决定存在判例法分歧。局长可能要求EBA检查其决定对EPO既定实践的影响。然而,其他人认为局长的意见是要求EBA将转介问题的范围扩大至包括修改说明书的实践。


注意到提交非当事人意见陈述的期限已过,约翰·B·佩格拉姆(John B Pegram)提交了第三方意见,认为如果EBA根据局长的论点扩大转介问题的范围,应给予相关第三方陈述意见的权利。


初步意见


EBA于2025年2月6日公布了其初步意见(见IPKat)。在三个转介问题中,EBA似乎对第一个问题最为关注。为简洁起见,简化后的初步答案如下:


初步答案1:EBA认识到在EPO和上诉委员会程序(包括授权前)以及授权后国家法院程序(包括UPC)中统一权利要求解释的重要性。EBA提出了两个子问题:

A. 在评估专利性(《欧洲专利公约》第52至57条)时,是否应适用《欧洲专利公约》第69(1)条第二句和议定书第1条规定的权利要求解释原则?

B. 《欧洲专利公约》第69(1)条和议定书第1条是否为问题A)中所述原则的法律依据?


初步答案2:EBA认为,说明书和附图可用于权利要求解释。


初步答案3:该问题不予受理。无需针对本案作出答复。


局长通过支持根据《欧洲专利公约》第84条修改说明书的实践,寻求统一的权利要求解释。EBA在初步答案的引言中承认,局长是对此感兴趣的各方之一。因此,如果EBA决定忽略局长的意见,在初步意见中并未体现。EBA仍可能回应局长的论点。


后续提交文件


通常情况下,接下来的程序将是各方提交最终陈述。然而,又有三份第三方提交文件:


a. 进一步的第三方意见:2月13日的意见阐述了《欧洲专利公约》第69条在制定过程中的演变,该条在授权前不适用,因为其制定初衷仅针对授权后的侵权,且提及“申请”是指“临时保护”,即在公布后但授权前赋予的权利。这似乎支持了被上诉人的论点。


b. 欧洲专利律师协会(epi)于2025年2月18日提交了第二份非当事人意见陈述,以回应局长的意见,指出转介问题并未直接涉及说明书的修改和《欧洲专利公约》第84条。epi指出,《欧洲专利公约》第84条并未规定说明书必须仅包含支持权利要求的主题。然而,其认为在回答转介问题时,无需考虑修改说明书的问题。


尽管与局长的立场不一致,但epi观察到,在实践中,对于修改说明书的做法存在支持和反对的强烈观点。


epi批评局长所主张的僵化适用EPO实践,指出本案转介所涉专利在评估专利性时权利要求清晰(《欧洲专利公约》第84条),但在根据《欧洲专利公约》第69(1)条和议定书解释权利要求时可能存在问题。这种解释可能导致保护范围偏离所寻求保护的主题,而该主题是相对于现有技术评估专利性的基础。


epi举例说明,保留与所主张发明无关的说明书内容不会损害授权后的权利要求解释,反而有助于本领域技术人员理解发明的背景。保留此类非支持性披露并不会自动导致权利要求缺乏清晰性,因为本领域技术人员不会依赖此类披露进行权利要求解释。如果此类披露后来扩大了权利要求范围,在评估专利性时适用《欧洲专利公约》第69(1)条第二句可确保此类更广泛的范围具有可专利性。


epi重复了佩格拉姆的论点,并认为相关第三方未就修改说明书的问题发表意见,因为该问题与转介无关。在没有各方陈述和观点的情况下,epi认为在本案中就目前程序对修改说明书的问题作出决定为时过早。


c. 2月20日,Mewburn Ellis(Mewburn)提交了非当事人意见陈述。Mewburn在T 56/21号上诉案中代表霍夫曼-罗氏公司,该案本预期会提出关于修改说明书的转介。如前所述,该案上诉委员会最终决定无需转介,因为修改说明书在授权后会产生负面影响。局长在意见第72和73段明确批评了这一决定,并引用T 438/22号决定以肯定EPO的实践。


局长自身的意见似乎削弱了EPO修改说明书实践具有坚实依据的论点,其指出该实践依赖于存在分歧的EPO判例法中的一部分。Mewburn认为,T 56/21号决定并非表明无需就修改说明书的问题提出转介,而是表明应提出新的转介。


Mewburn指出,初步意见未提及EBA是否会考虑修改说明书的问题。其要求,如果EBA决定考虑局长的问题,应给予第三方在EBA考虑该问题前提交非当事人意见陈述的机会。


各方最终论点


被上诉人基于早先的论点,认为转介不可受理,且第一个问题实际上涉及既定的清晰性实践(《欧洲专利公约》第84条)。被上诉人提议重新表述第一个问题,以涵盖整个议定书,包括关于等同的第2条。其理由是,《欧洲专利公约》第69条可能仅在授权后适用。T56/21号决定采用了相同的论点,即《欧洲专利公约》第69条在EPO的专利性程序中不适用。然而,被上诉人要求不考虑局长的请求(即考虑修改说明书的问题)。


上诉人认为,《欧洲专利公约》第69条适用于专利性(见转介中引用的G 6/88和T439/22),以便EPO、法院和公众对权利要求的解释能够得出对所主张权利要求主题的相同理解。《欧洲专利公约》第69条是EPC中唯一专门涉及权利要求解释的条款,且该条款明确规定应使用说明书和附图来解释权利要求,且无任何条件限制。上诉人支持佩格拉姆的论点,即修改说明书不属于转介范围(第157段),但其明确支持修改说明书,指出有时该实践可能“不足”(第21段)。有趣的是,上诉人似乎不支持佩格拉姆的论点,即如果EBA决定考虑局长的论点,应给予第三方陈述意见的权利(第156段)。


上诉人适用大多数但并非所有EPC缔约国适用的欧盟行政程序法一般原则(第24至43段)作为解释法律原则(《欧洲专利公约》第125条)的指南,以支持其关于统一权利要求解释的论点,并适用《欧洲专利公约》第69条。其认为,这种做法将增加法院裁决的确定性;因UPC的启动而成为可能;并将产生更高质量的授权专利,这符合EPO的利益。


庭审要点


本案涉及诸多要点。鉴于初步意见,庭审可能将聚焦于第一个转介问题:在评估专利性时,是否应适用《欧洲专利公约》第69(1)条及其议定书规定的权利要求解释原则,以及这些条款是否提供法律依据。各方当事人和EPO(其也将参与今日的庭审)似乎存在分歧。


一些关键问题似乎包括:

EBA是否会决定,在授权前评估专利性时,应适用《欧洲专利公约》第69条及其议定书(或甚至作为法律依据)进行权利要求解释,以取代《欧洲专利公约》第84条?EBA是否会接受上诉人的论点,即EPO应与UPC统一权利要求解释方法?这似乎是本案转介的核心法律问题,且仅得到上诉人的支持。


被上诉人重新表述第一个转介问题以纳入议定书第2条的尝试是否会成功?如果EBA接受这一论点,转介可能会迅速结束,但鉴于初步意见承认在EPO和法院之间统一解释的重要性,这一结果似乎不太可能。


EBA将如何回应局长关于决策应考虑修改说明书实践的论点?各方当事人、两份逾期提交的非当事人意见陈述和佩格拉姆在其意见中均认为,EBA在回答转介问题时不应考虑这一实践。如果EBA确实考虑局长的论点,第三方是否能够提交新的非当事人意见陈述?由于尚无先例,因此这一结果似乎不太可能,且第三方似乎并未针对局长的论点提出大量新论点;相反,两份逾期提交的非当事人意见陈述主要反对EBA在考虑回答转介问题时考虑修改说明书的问题。无论如何,EBA将回答转介问题,以解决源自上诉的问题,而该问题与修改说明书无关。EBA在这一问题上的做法将备受关注。


是否完全可以避免提及修改说明书的问题?尚不清楚该决定是否能完全避免提及修改说明书,因为该决定很可能涉及《欧洲专利公约》第84条。此外,上诉人在其论点中明确提及了EPO的实践(第21段)。如果EBA决定不考虑修改说明书的问题,鉴于上诉人的论点,其在制定决定时如何表述而不影响修改说明书的实践,将备受关注。


总结

EBA将于今日上午10点(中欧时间)的庭审中审议这些问题及其他问题。可通过此处提供的链接观看庭审直播:“加热气溶胶”口头审理。预计今年晚些时候将作出决定。”



本文原文为英文,中文为机器翻译,仅供参考,如有问题或建议,欢迎随时与我们联系。



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