在最高法院发回重审后，初审法院裁定，模仿著名杰克·丹尼（JACK DANIEL’S）品牌及威士忌酒瓶的“坏西班牙猎犬”（BAD SPANIELS）狗玩具构成商标淡化，但不构成商标侵权。

自2014年起便持续进行的杰克·丹尼商标诉讼，围绕VIP产品公司（VIP Products）销售的一款以粪便为主题、可发声的橡胶“坏西班牙猎犬”狗玩具展开，该玩具模仿了著名的杰克·丹尼品牌及威士忌酒瓶。杰克·丹尼声称VIP的狗玩具构成商标侵权及通过丑化造成的商标淡化。VIP则辩称其狗玩具是一种合理的幽默戏仿，既无意也不会造成来源混淆，并否认了杰克·丹尼的商标侵权及商标淡化指控。此外，VIP还试图在诉讼后期对《商标淡化法》提出新的宪法挑战，但法院未予考虑，因为该主张未在诉状中提出。

根据美国法律，商标侵权与商标淡化是截然不同的主张。商标侵权旨在防止公众对产品和服务来源产生混淆。商标淡化则旨在保护著名商标的独特性和声誉，无论是否存在混淆或混淆的可能性。通过丑化造成的淡化是指，当著名商标的声誉因与相似商标的关联而受到损害时，即发生此种淡化。

此前，该案曾上诉至最高法院，争议焦点在于VIP使用“坏西班牙猎犬”商标及商业外观是否具有表达性质，从而根据罗杰斯诉格里马尔迪案（Rogers v. Grimaldi）受到《第一修正案》的保护。https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/875/875.F2d.994.88-7828.88-7826.600.601.html VIP辩称，这应使法院无法审理商标侵权和淡化问题。然而，最高法院一致驳回了这一论点，认为罗杰斯案中强化的《第一修正案》保护不适用于VIP将杰克·丹尼商标及商业外观的版本用作其自身商标及商业外观的情况。https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/22-148_3e04.pdf 法院承认，“商标的表达性信息——特别是如VIP所主张的戏仿信息——在评估混淆可能性时可能是一个恰当的考虑因素”，但法院将案件发回初审法院，以考虑标准的商标侵权和商标淡化因素。

初审法院照此办理，并于2025年1月23日对该案作出判决。https://casetext.com/case/vip-prods-v-jack-daniels-props 法院裁定VIP通过丑化造成商标及商业外观淡化，并禁止其继续销售，但裁定其不构成商标或商业外观侵权。这些不同的结果说明了商标法中戏仿的特殊待遇。

通过丑化造成的商标淡化

通过丑化造成的商标淡化主张需要证明：

（1）原告的商标或商业外观“著名”；

（2）被告的商标或商业外观相似；

（3）被告的商标或商业外观可能损害原告品牌的声誉。

著名性——初审法院认定杰克·丹尼的商标及商业外观著名，依据是数十亿美元的销售额、数亿美元的广告投入以及多年来广泛的公众认可。

相似性——初审法院还认定VIP的狗玩具相似，因为它在许多方面刻意模仿了杰克·丹尼的商标和酒瓶：方形瓶身、带肋纹的瓶颈、黑色标签上的弧形白色字母，都非常相似。戏仿的措辞也相似：杰克·丹尼（JACK DANIEL’S）变成了坏西班牙猎犬（BAD SPANIELS）；老7号（OLD NO. 7）变成了老2号（OLD NO. 2）；田纳西威士忌（TENNESSEE WHISKEY）变成了田纳西地毯（TENNESSEE CARPET）。

声誉损害——这一点争议很大，双方均依赖专家证词，展开了一场“专家之战”。

杰克·丹尼的专家运用消费者心理学方法分析了杰克·丹尼的商业广告和宣传。他发现，在VIP产品推出之前，人们对杰克·丹尼品牌已存在强烈的积极心理联想。他还作证称，VIP品牌中的排泄物联想可能对杰克·丹尼品牌产生了负面影响。杰克·丹尼的“田纳西酸麦芽老7号威士忌”（Old No 7 Tennessee Sour Mash Whiskey）变成了“田纳西地毯上的老2号”（The Old No. 2 on your Tennessee Carpet）。“40%酒精度（80度）”变成了“43%粪便体积”（43% poo by vol.）。“100%恶臭”（100% smelly）等均为不雅的联想，贬低了杰克·丹尼的积极联想。

VIP的专家则依赖焦点小组测试消费者对“坏西班牙猎犬”产品的反应，但法院认为这些测试存在缺陷，因为参与者事先被告知VIP的狗玩具是戏仿产品，这导致了预先确定的结果。

杰克·丹尼在“专家之战”中取得了决定性胜利。法院认定“坏西班牙猎犬”狗玩具产生了负面联想，并破坏了杰克·丹尼著名品牌的积极联想。杰克·丹尼通过丑化造成的淡化主张胜诉，法院据此下达了禁令。

商标侵权

法院还考虑了商标侵权问题，但分析过程截然不同。首先，法院指出，最高法院表示，被指控的产品必须是“成功的戏仿”，才能避免混淆。法院援引“咀嚼路易威登”（Chewy Vuiton）案，https://casetext.com/case/vuitton-malletier-v-haute-diggity 称这取决于：（1）戏仿产品是否唤起了被戏仿的原始作品；（2）是否通过幽默产生了对比，足以消除对戏仿来源的任何混淆。法院认定VIP的产品是成功的戏仿，因为它唤起了原始的杰克·丹尼酒瓶和品牌，并通过幽默产生了对比。值得注意的是，法院还认为幽默就足够了，驳回了戏仿必须包含评论的主张。

然后，法院适用了标准的侵权因素，其中一些因素有利于杰克·丹尼：

原告商标的强度——商标及商业外观非常强。

产品的近似性——略有利于杰克·丹尼，主要产品威士忌和狗玩具差异很大，但杰克·丹尼授权了狗绳、项圈和狗屋。

营销渠道——购买者相同，销售商店相同。

消费者的谨慎程度——价格低，消费者谨慎程度低，混淆可能性更大。

产品线扩展——略有利于杰克·丹尼。

但其他通常可能有利于原告的因素，却产生了相反的效果，或呈中性，因为法院认定“坏西班牙猎犬”产品是成功的戏仿：

商标的相似性——通常高度的相似性有利于侵权，但在此案中，它有利于VIP，因为相似性是成功戏仿的必要前提。

实际混淆——杰克·丹尼的“永备”（Eveready）调查显示，29%的人产生混淆，几乎是公认的可信阈值的两倍。然而，法院对此不予采信，因为该调查“可能未考虑‘坏西班牙猎犬’是戏仿产品这一事实”。

意图——故意复制的证据通常有利于侵权，但法院认为这一因素呈中性，因为复制是成功戏仿所必需的。

法院认定，杰克·丹尼和“坏西班牙猎犬”产品之间不太可能产生混淆，因为公众可能会将VIP的狗玩具视为来自不同来源的戏仿。法院裁定杰克·丹尼的侵权主张不成立，尽管其通过丑化造成的淡化主张成立。法院通过商标侵权和淡化主张的不同政策目标和所需证明要素（本质上是混淆与声誉损害）解释了这一不同结果。

本文原文为英文，中文为机器翻译，仅供参考，如有问题或建议，欢迎随时与我们联系。